Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - Approvate le Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra i soggetti finanziatori e le strutture di ricerca.
La recente legge del 24 luglio 2023 n. 102, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, recante le modifiche al Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) di cui al D.Lgs. 10/2/2005 n. 30 ha coinvolto anche l’art. 65 relativo alle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Tra le novità, segnaliamo in particolare l’abolizione del cosiddetto “professor’s privilege” risultante dall’assetto precedentemente dettato da tale articolo ed il riconoscimento della titolarità delle invenzioni alla struttura di appartenenza dell’inventore.
A seguito della recente modifica infatti l’art. 65 comma 1 sancisce: “(…) quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. (…)”.
È stato pertanto ribaltato il precedente regime che prevedeva invece la titolarità esclusiva in capo al ricercatore dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui fosse autore. Quest’ultimo, a seguito delle recenti modifiche del C.P.I., potrà autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia o di assenza di interesse a procedere da parte della struttura di appartenenza.
Tuttavia, quando trattasi di attività di ricerca svolta dai soggetti indicati al suddetto art. 65.1 (ossia università, anche non statale legalmente riconosciuta, enti pubblici di ricerca, IRCSS) e finanziata da un soggetto terzo, i diritti derivanti dall’invenzione dovranno essere disciplinati dagli accordi contrattuali.
L’art. 65 comma 5, come modificato, prevede infatti che “i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida”.
Le Linee guida di cui sopra sono state adottate con decreto interministeriale firmato il 26 settembre 2023 e desideriamo di seguito fornirne una breve panoramica.
Le stesse individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto un’attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.
Le Linee guida possono quindi essere prese in considerazione nei casi di attività di ricerca commissionata, intendendosi per tale quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità.
Le Linee guida sono destinate ad orientare la negoziazione delle parti, che potranno valutare gli scenari alternativi proposti in base alla tipologia di ricerca ed agli interessi coinvolti, ferma restando la loro libertà contrattuale.
Tra i principi che le Linee guida si pongono vi è quello di garantire una equilibrata composizione degli interessi delle parti coinvolte: da un lato delle strutture di ricerca, il cui interesse primario sarà di dare visibilità alla propria attività inventiva, di disseminarne i risultati senza pregiudicarne la protezione; dall’altro dei soggetti finanziatori, il cui interesse principale sarà invece di potere disporre fin da subito e senza vincoli dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale.
Le Linee guida individuano tre possibili fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata ai fini della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale: a) contratto avente ad oggetto attività di servizio; b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.
Vengono poi indicati gli elementi identificativi di ciascuna delle suddette attività, che presentano una intensità dell’attività di ricerca differente, ed altresì gli aspetti inderogabili che il contratto deve disciplinare. Quest’ultimo dovrà essere stipulato antecedentemente all’avvio dell’attività di collaborazione in modo da definire ex ante tutti gli aspetti oggetto del rapporto.
Riportiamo per pronto riferimento l’elenco degli aspetti inderogabili che devono essere disciplinati nel contratto: a) indicazione delle parti; b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione; c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all’interno del contratto; d) indicazione chiara e dettagliata dell’oggetto e della natura della collaborazione; e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background); f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground); g) disseminazione dei risultati; h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell’attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca; i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc); j) definizione della proprietà dei risultati; k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell’attività di ricerca; l) disciplina delle pubblicazioni; m) indicazione della durata; n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).
Le Linee guida elencano inoltre alcune raccomandazioni “particolarmente rilevanti al fine di definire correttamente il perimetro del contratto che l’Ente stipula con il soggetto finanziatore, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca commissionata”.
I nostri professionisti sono a disposizione per approfondimenti, per fornire consulenza ed assistenza sulle tematiche trattate ed altresì per redigere le tipologie contrattuali sopra descritte, che regolano rapporti di ricerca commissionata.