Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
BIG MAC in Tribunale: Una Storia di Uso e Decadenza
La notizia è su tutti i giornali: da quel che si legge, sembrerebbe che il colosso McDonald’s sia stato privato della possibilità di usare il suo marchio “BIG MAC”.
Ma non tutto quello che si legge è vero: trovandoci nell’era delle fake news, occorre approfondire la questione.
Partiamo dall’inizio.
Nel 1996 la McDonald's International Property Company, Ltd. depositava il marchio dell’Unione Europea “BIG MAC” (verbale) per prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 42.
Più di 15 anni dopo, la società irlandese Supermac’s (Holdings) Ltd depositava anch’essa un marchio dell’Unione Europea “SUPERMAC’S” per prodotti in classe 30.
La McDonald’s avanzava, quindi, opposizione contro il marchio “SUPERMAC’S” sostenendo la sussistenza di un rischio di confusione tra i propri marchi e quello della società irlandese.
Per reagire a tale contestazione, la Supermac’s depositava un’azione di cancellazione per non uso contro il marchio “BIG MAC” innanzi all’EUIPO nel 2015. Essa riteneva, infatti, che il marchio non fosse stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti e servizi rivendicati al deposito nell'Unione Europea per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Come sapete, infatti, un marchio è suscettibile di ricevere tale tipologia di azione una volta decorsi 5 anni dalla sua registrazione. Un marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo, può essere – infatti - dichiarato decaduto.
Ma attenzione: il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, la decadenza della registrazione; la stessa dovrà necessariamente essere richiesta da un terzo (per esempio un concorrente) nel contesto di un’azione di cancellazione instaurata presso un organo giudiziario od amministrativo.
Il titolare di un marchio – quindi – per conservare il diritto esclusivo sul medesimo deve utilizzarlo ed, in caso di contestazioni, deve provare tale uso.
Al titolare del marchio viene richiesto di provare un uso effettivo del marchio ovvero un reale sfruttamento dello stesso, volto a conservare o creare quote di mercato per i prodotti e servizi in questione nel territorio di riferimento.
Per dimostrare l’uso possono essere fornite informazioni circa il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali, dichiarazioni scritte. Anche l’uso su internet può essere valido purché corroborato da elementi volti ad individuare il periodo di utilizzo, il territorio e l’estensione dell’uso.
Inoltre, l’uso deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio ovvero quella di garantire al consumatore di distinguere i prodotti e servizi di una determinata impresa da quelli di un’altra impresa. Non sarà sufficiente, quindi, provare un uso meramente simbolico (per esempio il mero fatto di aver rinnovato il marchio) né un uso sporadico.
Sebbene occorra dimostrare un’estensione minima di uso, ciò che costituisce esattamente tale estensione dipende dalle circostanze del caso. Deve, ad ogni modo, trattarsi di un uso che raggiunge una certa soglia di significatività e di presenza reale dei prodotti e servizi sul mercato.
Tornando al caso McDonald’s, quest’ultima aveva depositato documentazione volta a dimostrare l’uso del marchio – in particolare in Germania, Francia e Regno Unito (ai tempi ancora facente parte dell’UE) – ma si trattava prevalentemente di documenti c.d. “interni”, quindi provenienti dall’azienda, quali affidavit, brochures e poster pubblicitari ed estratti dai propri siti web e dalla propria pagina Wikipedia.
Non essendo queste prove corroborate da altri elementi “esterni” (quali fatture, articoli di giornale), la Divisione Cancellazione dell’EUIPO le ha considerate insufficienti in quanto inidonee a dimostrare un uso effettivo e genuino del marchio “BIG MAC”.
L’EUIPO, quindi, accoglieva l’azione di cancellazione avanzata dalla Supermac, dichiarando il marchio “BIG MAC” decaduto per non uso per tutti i prodotti e servizi oggetto di protezione.
La McDonald’s, però, non si è data per vinta ed ha avanzato appello avverso tale decisione. Il Board of Appeal ha parzialmente annullato la decisione della Divisione Cancellazione, dichiarando che il marchio “BIG MAC” non dovesse essere considerato decaduto per alcuni prodotti, tra cui i «panini imbottiti» (edible sandwiches), «panini imbottiti a base di carne» (meat sandwiches) ed i «panini imbottiti a base di pollo» (chicken sandwiches).
La Supermac, tuttavia, adiva la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) richiedendo un ribaltamento della sentenza del Board of Appeal. In particolare, la Supermac contestava la decisione del Board of Appeal rispetto ai prodotti “panini imbottiti” e “panini imbottiti a base di pollo” sostenendo che per questi il colosso americano non avesse dimostrato alcun uso effettivo.
La CGUE ha, in effetti, dato ragione alla Supermac dichiarando che per quanto riguarda i prodotti «panini imbottiti a base di pollo», i prodotti «alimenti a base di pollame» e i servizi «forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il "drive-in"; preparazione di piatti da asporto» non fossero state fornite prove sufficienti.
Ad avviso della CGUE, le prove prodotte dalla McDonald’s non fornivano alcuna indicazione sull’entità dell’uso del marchio per tali prodotti ed, in particolare, per quanto concerne il volume delle vendite, la durata del periodo in cui gli atti di uso sono stati compiuti e la loro frequenza. Pertanto, le prove prese in considerazione dall’EUIPO non consentivano di dimostrare l’esistenza di un uso effettivo del marchio contestato per detti prodotti.
Ma sottolineiamo che la decadenza del marchio è intervenuta solo per i prodotti sopracitati e non per tutti quelli per cui la McDonald’s aveva richiesto protezione nel 1996.
Nonostante le testate giornalistiche sostengano che la McDonald’s abbia perso i propri diritti sul marchio BIG MAC, questo è vero solo nella misura in cui ci si riferisca ai panini a base di pollo. Quest’ultima potrà invece utilizzarlo per i famosi panini a base di carne, per cui il nome BIG MAC è noto in tutto il mondo.
La lezione che possiamo trarre da questo caso è che neanche la reputazione di cui gode la McDonald’s l’ha resa completamente vittoriosa: non importa quanto si è famosi, a tutti i titolari di marchi è imposto il medesimo onere della prova quando si tratta di dimostrare un uso genuino dei propri diritti.
I nostri professionisti sono a disposizione per valutare se l’uso dei vostri marchi è attualmente idoneo ad evitare eventuali rischi di decadenza per non uso a seguito di attacchi da parte di terzi.