Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Come tutelare i propri marchi in maniera efficace: depositarli non basta, occorre anche sorvegliarli!
Una protezione a 360° dei propri marchi è oggigiorno necessaria, se si desidera conservare il valore commerciale così come la competitività della propria azienda.
Come sapete, la funzione del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi offerti da una determinata impresa da quelli dei concorrenti e, dunque, far sì che il consumatore – nel visionare quello specifico marchio – immediatamente associ i prodotti e servizi da esso rivendicati ad una determinata fonte imprenditoriale. Qualora tale associazione non sia immediata, è possibile che si ingeneri un rischio di confusione per il pubblico circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi.
Tale ipotesi può verificarsi quando, a seguito del deposito del marchio di interesse, vi siano terzi che – a loro volta – procedano al deposito di un marchio identico e simile, per prodotti e servizi uguali o affini. Comprenderete bene che in tal caso, il frutto dell’investimento creativo, economico, pubblicitario messo in atto per il deposito del Vostro marchio potrebbe andare perso.
Pertanto, al fine di tutelare in maniera completa il Vostro brand il solo deposito della propria domanda di marchio ad oggi non è più sufficiente.
Diventa, invece, indispensabile sorvegliare l'eventuale deposito, da parte di terzi, di marchi uguali o simili alle proprie registrazioni particolarmente per il fatto che si stanno verificando e moltiplicando episodi cosiddetti di "pirateria" di segni di imprese.
Per poter efficacemente contrastare il deposito da parte di soggetti terzi - possibilmente imprese concorrenti o operanti in settori affini – di marchi identici o simili a quelli di interesse, è consigliabile agire in via preventiva, attivando un servizio di sorveglianza del proprio marchio che permetta di rilevare la presenza di tali marchi prima ancora che questi pervengano a registrazione e contrastare quest’ultima tramite gli strumenti adeguati, quali lettere di diffida o procedimenti di opposizione.
Infatti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, è consentito a soggetti terzi di avanzare eventuale opposizione avverso la registrazione del marchio di interesse qualora questo possa ritenersi identico o simile ad un diritto anteriore registrato.
Ma attenzione: una volta decorso tale periodo il marchio perverrà a registrazione ed il titolare del diritto anteriore avrà strumenti meno pregnanti e più difficili da azionare per vedere tutelati i propri di diritti.
Senza un adeguato servizio di sorveglianza del marchio di interesse è possibile che si venga a conoscenza dell’esistenza del marchio solamente dopo il trascorrere di tali tre mesi, vedendo così drasticamente ridotte le possibilità di veder rifiutato il marchio che si pone in contrasto con il proprio diritto anteriore.
Ricordiamo inoltre, che il fatto di agire in via preventiva contestando il deposito del marchio altrui prima del trascorso del termine di opposizione (per esempio con l’invio di una lettera di diffida) è anche certamente “time and cost effective”: va sottolineato, in questo caso, il beneficio di poter ridurre sensibilmente le tempistiche nonché contenere l’esborso economico su tasse ufficiali ed annessi costi professionali.
Riteniamo, dunque, consigliabile attivare un servizio di sorveglianza mondiale sul marchio di Vostro interesse e nelle classi di riferimento, di modo da – da un lato - verificare i marchi depositati da terzi che potrebbero generare confusione con il marchio sorvegliato e – dall’altro – permetterVi di tutelare e difendere al meglio i Vostri diritti.
Vi ricordiamo altresì che la normativa in tema di proprietà industriale prevede che il titolare di un marchio abbia il diritto a non veder registrato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio un segno identico o simile (sempre per prodotti e servizi identici o affini) al marchio, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
Pertanto, l’utilizzo nel proprio nome a dominio del marchio anteriore altrui costituisce attività da considerarsi illecita, data l’usurpazione da parte del titolare del domain name del marchio anteriore di un soggetto terzo.
Per assicurarsi che ciò non accada, potrebbe essere consigliabile attivare anche una sorveglianza sui nomi a dominio, che permette di monitorare le registrazioni di nuovi domain names in oltre 1000 estensioni di ogni livello.
Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di domini in contraffazione, si potranno attivare le necessarie procedure di riassegnazione del nome a dominio, anticipate – nella maggior parte dei casi – dall’invio di una lettera di diffida per tentare di risolvere bonariamente la questione. In caso contrario, potranno essere attivate le dovute procedure giudiziarie e/o extragiudiziarie di recupero coattivo del domain name.
L'esperienza acquisita ci permette di confermare l'utilità di sorvegliare i Vostri marchi contro possibili interferenze dovute a depositi di marchi e/o nomi a dominio effettuati da parte di Vostri concorrenti o altri terzi al fine di tutelare in maniera esaustiva e tempestiva i Vostri diritti.