Con la ratifica della Germania al via il Brevetto Unitario dal 1° giugno 2023

202302.28

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Lo scorso 17 febbraio la Germania ha depositato presso il segretariato del Consiglio Europeo lo strumento di ratifica dell’Accordo internazionale per l’istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti.

Si trattava dell’ultimo tassello mancante per l’entrata in vigore del nuovo sistema del Brevetto Europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”), di cui abbiamo già parlato nella nostra newsletter del novembre 2022, che sarà così operativo a partire dal prossimo 1° giugno 2023.

È quindi confermato l’avvio del brevetto unitario, un nuovo titolo brevettuale rilasciato dall’Ufficio Brevetti Europeo e valido contemporaneamente in un massimo di 25 Paesi UE (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda) che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

Il nuovo sistema brevettuale si affiancherà agli attuali brevetti nazionali e al Brevetto Europeo classico e consentirà, dopo la concessione del Brevetto Europeo classico, di richiedere che lo stesso abbia un effetto unitario nei Paesi UE aderenti al nuovo sistema. Nulla, quindi, cambierà fino alla fase di concessione presso l’Ufficio Brevetti Europeo.

Il brevetto unitario verrà pertanto considerato come un brevetto unico che fornirà una protezione brevettuale uniforme nei Paesi aderenti.

Contestualmente, entrerà in funzione anche il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che avrà, inter alia, giurisdizione esclusiva in materia di contraffazione e nullità dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici (per questi ultimi, su base volontaria per un periodo transitorio).

Si noti che, dei 25 Paesi UE che hanno creato il nuovo sistema, il numero di Paesi coperti dall’effetto unitario potrà essere inizialmente minore, in funzione del fatto che non tutti i suddetti 25 Paesi hanno ancora ratificato l’Accordo TUB. Allo stato attuale, sono 17 i Paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia) che hanno già proceduto alla ratifica. Si prevedono quindi diverse “generazioni” di brevetto unitario con copertura territoriale differente in funzione dei Paesi che man mano procederanno con la ratifica dell’Accordo TUB.

Vantaggi e opportunità

Il brevetto unitario verrà mantenuto in vita mediante tasse di mantenimento uniche, valide per tutti i Paesi aderenti, non necessitando di essere convalidato e mantenuto in vita a livello nazionale, come oggi accade con le convalide nazionali del classico Brevetto Europeo, offrendo quindi una notevole semplificazione. Indicativamente, le tasse di mantenimento decise per il brevetto unitario sono circa pari alla somma delle tasse di mantenimento di quattro/cinque paesi contraenti. Il nuovo regime di rinnovo risulta quindi particolarmente favorevole rispetto al sistema attuale nel caso in cui si sia interessati ad una protezione brevettuale in molti paesi.

Un ulteriore vantaggio è legato alla semplificazione del regime di traduzione. Dopo un periodo transitorio (di 6 anni, prorogabile fino ad un massimo di 12 anni) in cui sarà ancora necessaria una traduzione del brevetto concesso (solo in una lingua qualsiasi di un paese UE se il brevetto Europeo è in inglese, o l’inglese se il brevetto Europeo è in francese o tedesco), non sarà più richiesta alcuna traduzione. Ciò offrirà un importante vantaggio in termini economici rispetto all’attuale sistema di convalide nazionali del brevetto Europeo classico, che richiede una traduzione per molti dei paesi contraenti. Sarà inoltre possibile, per piccole e medie imprese (SME), persone, università ed enti di ricerca, richiedere una compensazione dei costi di traduzione.

L’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti permetterà di decidere sulla validità e contraffazione dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici in modo unificato. Si eviterà quindi la necessità di contenzioso in diversi paesi, col conseguente rischio di decisioni divergenti tra paese e paese, ottenendo procedure giudiziarie più semplici e decisioni armonizzate. Risultano quindi evidenti, rispetto al caso di più contenziosi nazionali, i possibili vantaggi in termini economici e di certezza giuridica, sia per i titolari dei brevetti che per i terzi.

Regime transitorio

In vista dell’entrata in vigore del brevetto unitario, ricordiamo che sono previste fino al 31 maggio 2023 due misure transitorie per le domande di brevetto per le quali è stata notificata l’intenzione di concedere il brevetto, che prevedono di:

anticipare la richiesta di effetto unitario già prima dell’avvio del nuovo sistema, in modo da registrare l’effetto unitario immediatamente quando il nuovo sistema partirà;

richiedere di ritardare l’emissione della decisione di concessione del brevetto fino all’entrata in vigore del nuovo sistema.

Inoltre, grazie alla ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania, a partire dal 1° marzo 2023 (3 mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema) e fino all’entrata in vigore del nuovo sistema sarà in vigore il cosiddetto periodo di “sunrise”, durante il quale sarà possibile escludere un brevetto/domanda di brevetto Europeo classico dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (cosiddetto “opt-out”).

Terminato il periodo di “sunrise”, dal 1° giugno 2023, sarà ancora possibile (per 7 anni, più eventuali ulteriori 7 anni) ricorrere al suddetto “opt-out” per un brevetto/domanda di brevetto Europeo classico, purché per tale domanda/brevetto non sia già stata intentata un'azione dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti.

Si noti che non è invece previsto alcun regime di “opt-out” per il brevetto unitario, per il quale, come detto, il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva.

In vista di questi imminenti e importanti cambiamenti, Vi invitiamo a mettervi per tempo in contatto con i nostri consulenti, con i quali sarà possibile fare una ricognizione del vostro portafoglio brevettuale e decidere la migliore strategia in merito alla richiesta di effetto unitario e all’esclusione dei propri brevetti dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.