Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
DENOMINAZIONI DI ORIGINE ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Lo scorso 23 agosto 2023 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di Proprietà Industriale disposte dalla Legge 24 luglio 2023 n. 102 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2023.
Il nuovo disposto normativo si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Gli obiettivi sono principalmente: il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.
Tra le diverse novità principali emerge il rafforzamento della tutela delle DOP e delle IGP con l'introduzione del divieto di registrazione di marchi che possano essere ritenuti evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP protette ai sensi della normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui fanno parte l'Italia o l'Unione europea.
Tale importante modifica riguarda l'articolo 14 del nostro Codice di Proprietà Industriale che prevedeva già al comma 1, c-bis), introdotto dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, il divieto di registrazione come marchi di quei segni “esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.
Nella sua nuova formulazione l'articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i. recita :
"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte".
La modifica non irrilevante consiste quindi nell’aver incluso espressamente i casi di “evocazione, usurpazione o imitazione” delle DOP e IGP nel novero di quelli che impongono il rifiuto di registrazione di un marchio.
I concetti di evocazione, usurpazione o imitazione non sono di facile categorizzazione, ma risultano sufficientemente ampi per andare a coprire diverse sfaccettature di agganciamento.
In linea con la prassi finora adottata dall’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), mentre l’imitazione consiste nella simulazione o riproduzione di alcuni elementi della denominazione o indicazione geografica, con la conseguenza di richiamare alla mente il prodotto designato dalla IGP o dalla DOP, l’usurpazione può ad esempio configurarsi nel fornire false indicazioni sull’origine dei prodotti con il risultato di beneficiare della qualità associata alla indicazione geografica, mentre l’evocazione individua tutte quelle situazioni in cui un certo termine sia in grado di causare nel pubblico di riferimento una qualsivoglia associazione con l’indicazione geografica protetta o con la relativa zona geografica, stabilendo un nesso fra il termine utilizzato come marchio ed il prodotto coperto dalla denominazione/indicazione oggetto di protezione.
Con le modifiche introdotte al suddetto articolo del nostro Codice risultano quindi più ampi gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, impedimenti che abbracciano anche i marchi evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP, in linea con l'ampia tutela prevista nei casi di divieto di uso di una DOP/IGP.
A ciò si aggiunge un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione, che secondo l’attuale 177 del nostro codice emendato dalla recente riforma, comprendono anche i casi di evocazione, usurpazione o imitazione (e gli altri casi di interferenza con DOP e IGP), con l’ulteriore specifica che fra i soggetti legittimati a presentare opposizione non sono solo i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica ma anche “in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto … il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose”
Il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine è stato quindi duplice, da una parte passa attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, dall’altra tramite una più ampia possibilità di azionare lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.
Fondamentale sarà quindi il ruolo dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nell’impedire la registrazione di marchi commerciali che includano una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa anche per prodotti e/o servizi diversi da quello tutelato.
In ogni caso, qualora l'UIBM non emetta un provvedimento di rifiuto, il Consorzio incaricato di tutelare la DOP o l'IGP o, se questo non sia ancora stato costituito, il MIPAAF , quale autorità nazionale competente, potrà proporre opposizione, nonché azioni di nullità sempre avanti all'UIBM, possibilità quest'ultima introdotta il 29 dicembre 2022, in alternativa all'azione giudiziaria.
Il ruolo cruciale dell’UIBM si andrà quindi a sommare a quanto finora svolto dai nostri Tribunali, che a più riprese hanno annullato registrazioni italiane di marchi confliggenti con le DOP o le IGP – basti pensare alle sentenze con cui è stata dichiarata la nullità delle registrazioni italiane di marchio "Champagnerie Malafemmena" per servizi di ristorazione (Tribunale di Milano n. 8951/2017), "Champagne & Co." per servizi di vendita di vini (Tribunale di Brescia n. 19694/2013), entrambi annullate perché in violazione della DOP "CHAMPAGNE" e ancora alla registrazione di marchio "la pasta di Franciacorta" per pasta (Tribunale di Milano n. 9101/2015) annullata perché in violazione della DOP "FRANCIACORTA" – ora, grazie all'ampia formulazione del nuovo articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i.
Alla luce di una rafforzata tutela delle DOP e delle IGP nei confronti di eventuali marchi confliggenti occorre prestare la massima attenzione nel momento della scelta di nuovi marchi, ad esempio per bevande e prodotti alimentari, al fine di evitare possibili impedimenti derivati dalla preesistenza di denominazioni d’origine o indicazioni geografiche che possano ostacolarne la relativa concessione. Vi invitiamo quindi a contattare i nostri professionisti, con ampia esperienza nel settore, che potranno assistervi nelle Vostre future decisioni ed in caso di assistenza per eventuali controversie insorte o potenziali.