FAQ

Un’azienda o una società, qualunque sia la sua dimensione, possiede beni materiali (locali, macchinari, materie prime etc.) e beni immateriali (conoscenze tecnologiche, immagine commerciale).

I beni immateriali costituiscono una forma di ricchezza che si somma ai beni materiali e che è cruciale per l’affermazione di un’azienda nelle moderne economie globali. La valutazione economica di tali beni immateriali si basa sulla loro possibile traduzione in prodotti/processi/segni distintivi dotati di carattere creativo e riproducibili in un numero indefinito di prodotti esclusivi dell’azienda.

Esistono, in generale strumenti di tutela dei beni immateriali. Tali strumenti di tutela, sono costituiti da:

– diritti titolati di Proprietà Intellettuale, acquisiti mediante strumenti quali: brevettazione di invenzioni, registrazione di marchi, disegni o modelli, ecc.;

– diritti non titolati di Proprietà Intellettuale quali segreti aziendali, marchi non registrati, denominazioni d’origine, disegni non registrati, ecc., acquisiti, in particolare, mediante un uso continuativo degli stessi in azienda.

– i diritti titolati sono diritti di monopolio rilasciati dallo stato a fronte di richiesta del titolo mediante domanda;

– i diritti non titolati sono riconosciuti per legge senza necessità di richiesta mediante domanda, ma sono particolarmente deboli in quanto, in generale, o sono associati a condizioni d’uso o sono di durata molto limitata, ad esempio di durata molto inferiore a quella dei diritti titolati.

Si, è possibile proteggere il proprio prodotto contemporaneamente mediante brevettazione, registrazione di design e di marchio. Le forme di tutela non sono infatti mutualmente esclusive, bensì complementari, in quanto vanno a proteggere aspetti diversi e specifici.

La redazione di moduli e domande per ottenere diritti tutelati è materia complessa che richiede, in genere, esperienze non presenti nelle aziende. Per tale motivo, per l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale, è consigliabile che l’azienda si rivolga a professionisti di uno studio di consulenza in proprietà intellettuale, che coniugano le competenze tecniche necessarie per la comprensione dei prodotti/processi oggetto dell’invenzione alle competenze legali/amministrative per il corretto adempimento delle procedure. Affidarsi alla consulenza di professionisti nel campo della Proprietà Intellettuale garantisce quindi che le domande siano formulate nel modo più opportuno per ottenere senza intoppi la tutela legale dei diritti in Proprietà Intellettuale.

In generale, un diritto titolato di proprietà intellettuale offre la prospettiva e la possibilità di contribuire alla creazione di valore economico per l’azienda, riconosciuto dallo stato, sia mediante lo sfruttamento diretto del diritto che mediante il suo sfruttamento indiretto.

I diritti titolati possono ad esempio essere sfruttati per acquisire i seguenti vantaggi:

– ottenere il monopolio (cioè impedire a terzi lo sfruttamento della tecnologia o del segno distintivo protetti dal diritto);

– impedire a terzi la brevettazione di un prodotto/processo o la registrazione di un marchio o disegno;

– creare e migliorare l’immagine dell’azienda (azienda innovativa, attrattiva verso capitali di rischio);

– valorizzare la tecnologia e quindi i costi di ricerca e sviluppo e di progettazione;

– attrarre investimenti;

– evitare, grazie all’ottenimento del monopolio, di dover competere con terzi sul prezzo di vendita per un prodotto avente caratteristiche tecniche o un design protetti mediante proprio diritto tutelato;

– ottenere entrate derivanti da licenze e/o cessioni, reinvestibili in azienda;

– poter scambiare reciprocamente con un concorrente le licenze sui propri diritti titolati (licenze incrociate), al fine, ad esempio, di realizzare joint venture o di risolvere controversie in ambito di proprietà intellettuale.

Lo sfruttamento diretto consiste nell’utilizzo del bene immateriale nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti su tale bene riservano al titolare del diritto stesso, ad esempio:

– la produzione, la vendita o l’importazione di un prodotto brevettato;

– l’attuazione di un procedimento brevettato e la vendita o l’importazione di un prodotto ottenuto mediante un procedimento brevettato;

– l’uso di un marchio per contraddistinguere un proprio prodotto o servizio rispetto a quelli dei concorrenti;

– la produzione, vendita o importazione di un prodotto incorporante un proprio design;

– la cessione del diritto e la costituzione di pegni.

Lo sfruttamento indiretto di un diritto titolato consiste nella concessione del diritto all’utilizzo del bene immateriale e si determina sostanzialmente nel caso in cui i diritti vengano dati in licenza a terzi dietro corresponsione di un canone (royalties).

Sono brevettabili le invenzioni che soddisfano i tre criteri seguenti:

– novità: l’invenzione deve essere nuova rispetto all’arte nota, cioè rispetto a tutto ciò che è accessibile al pubblico prima del deposito;

– livello inventivo: l’invenzione non deve risultare ovvia, alla luce dell’arte nota;

– applicabilità industriale: l’invenzione deve rappresentare la soluzione ad un problema tecnico a livello industriale.

Tali criteri vengono giudicati mediante un esame di merito condotto da un Ufficio Brevetti preposto (per es. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo (EPO), Ufficio Statunitense (USPTO), etc.).

Si tratta di istituti differenti che prevedono procedure, requisiti e durate differenti.

I brevetti per invenzione proteggono invenzioni che devono soddisfare i requisiti di novità, livello inventivo e applicabilità industriale e le norme che li regolano sono abbastanza omogenee e standardizzate in tutto il mondo.

I brevetti per modello di utilità proteggono trovati caratterizzati da una particolare efficacia o comodità di applicazione o da particolari conformazioni, disposizioni o combinazioni di parti. Non tutti i Paesi prevedono tale istituto e le norme che lo regolano possono variare molto da un Paese all’altro. Il professionista esperto in proprietà industriale potrà di volta in volta consigliare quale delle due sia la forma di protezione più adatta.

No, non è possibile in quanto vige il criterio della novità assoluta: qualsiasi divulgazione (ad esempio una pubblicazione, vendita, presentazione, esposizione etc.) precedente al deposito della domanda di brevetto, anche in un Paese diverso da quello in cui si vuole brevettare, anche da parte dello stesso inventore, costituisce una barriera alla brevettazione. A questo principio generale si applicano alcune eccezioni, che il professionista esperto in proprietà industriale potrà di volta in volta indicare.

Al fine di verificare se l’oggetto della propria invenzione è già stato divulgato è possibile condurre delle ricerche brevettuali mirate, in modo da rintracciare, all’interno di apposite banche dati, i documenti brevettuali pubblicati in uno specifico settore tecnologico e conoscere pertanto se il trovato che si desidera proteggere è già noto nel settore di appartenenza.

Le principali indagini brevettuali che i professionisti esperti in brevetti sono in grado di proporre comprendono le seguenti tipologie:

No, non esiste il brevetto mondiale. Esistono i brevetti nazionali e i diritti conferiti dal brevetto sono limitati ai Paesi in cui esso è stato ottenuto.

Esistono tuttavia procedure mediante le quali, a partire dal deposito di un’unica domanda di brevetto, si possono in seguito ottenere brevetti in più Paesi. Esempi di tali procedure sono:

– la procedura basata sul Patent Cooperation Treaty (PCT), che prevede il deposito di una cosiddetta domanda di brevetto internazionale o domanda PCT;

– la procedura basata sulla European Patent Convention (EPC), che prevede il deposito di una domanda di brevetto europeo;

– la procedura basata sull’Eurasian Patent Convention (EAPC), che prevede il deposito di una domanda di brevetto euroasiatico.

È inoltre in via di definizione l’istituto del brevetto unitario europeo e della corte unitaria europea.

La domanda internazionale o PCT è una domanda tramite la quale è possibile ottenere la protezione della propria invenzione in uno o più Paesi tra quelli aderenti al Patent Cooperation Treaty (PCT).

La procedura PCT prevede, a seguito del deposito della domanda internazionale, l’emissione da parte di un ufficio brevetti preposto (l’Ufficio Brevetti Europeo nel caso di domande depositate dall’Italia) di un rapporto di ricerca e di un’opinione di brevettabilità. Successivamente, dopo l’eventuale richiesta di un esame preliminare opzionale, la domanda internazionale dà origine a domande di brevetto nazionali in uno o più Paesi scelti tra quelli aderenti al trattato PCT.

La domanda di brevetto Europeo è una domanda che viene depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), tramite la quale è possibile ottenere la protezione per la propria invenzione in uno o più Paesi tra quelli aderenti alla European Patent Convention (EPC).

La procedura prevede, a seguito del deposito della domanda, l’emissione da parte dell’EPO di un rapporto di ricerca e di un’opinione di brevettabilità, alla quale fa seguito l’inizio della vera e propria fase d’esame della domanda. Qualora la fase di esame si concluda con la concessione del brevetto, è possibile avviare le procedure di convalida del brevetto in uno o Paesi tra quelli aderenti alla convenzione.

Il Brevetto Unitario e la Corte Unitaria sono due nuovi istituiti europei in materia brevettuale, non ancora attivi, ma in fase di attuazione.

Tramite questi istituti sarà possibile proteggere e far valere in modo unitario, ossa come unico titolo di protezione, anziché come fascio di tanti brevetti nazionali, i brevetti concessi dall’Ufficio Brevetti europeo nei Paesi UE che avranno aderito al sistema unitario.

È possibile procedere inizialmente col deposito di una prima domanda di brevetto, che può essere una domanda di brevetto nazionale (ad es. in Italia) o una domanda di brevetto Europeo o ancora una domanda di brevetto Internazionale. Tale scelta può essere dettata da motivi di budget o dalla presenza dell’azienda nei mercati internazionali. I professionisti esperti in proprietà industriale sono in grado di fornire idoneo supporto per effettuare la scelta più idonea.

È anche possibile procedere col deposito di una prima domanda di brevetto in un singolo Paese e posticipare la scelta di ulteriori Paesi secondo modalità e termini ben precisi; questa strategia consente sia di valutare l’esito di una prima ricerca di anteriorità e parere di brevettabilità (emesso dall’Ufficio Brevetti del Paese di primo deposito, sia per valutare l’effettiva potenzialità dell’invenzione, o anche solo per cercare uno sponsor interessato all’invenzione, che possa finanziare le spese di brevettazione e/o sviluppo in più Paesi.

Trattandosi di brevetti per invenzione, a seconda dei Paesi e a seconda del corrispondente Ufficio Brevetti governativo, la procedura può durare in genere da 1 a 5 anni. La durata è principalmente funzione del fatto che l’Ufficio Brevetti preveda oppure no una ricerca di anteriorità, un esame sostanziale di brevettabilità dove siano valutati i requisiti di legge per l’accesso al brevetto. Presso alcuni Uffici Brevetti sono disponibili strumenti amministrativi per accelerare la procedura, come ad esempio la richiesta accelerata di ricerca e di esame in sede di Ufficio brevetti europeo o il PPH (Patent Prosecution Highway) di fronte agli Uffici che hanno stabilito un regime di collaborazione reciproca per ridurre i tempi di esame, sfruttando gli esisti delle rispettive procedure.

I costi di brevettazione dipendono dal Paese in cui si vuole ottenere il brevetto, dalla natura e complessità dell’invenzione, dalla lunghezza della domanda, dalle obiezioni sollevate dai rispettivi Uffici Brevetti durante l’iter dell’esame della domanda etc.

È possibile suddividere i costi in:

– Costi di pre-ottenimento, che comprendono i costi relativi al deposito e all’iter di esame della domanda di brevetto e che vengono in genere sostenuti nei primi tre-cinque anni a partire dal deposito della domanda;

– Costi di post-ottenimento, che comprendono i costi per il mantenimento in vita della domanda di brevetto e che vengono sostenuti fino a quando si desidera mantener in vita il brevetto (limitatamente alla durata dello stesso).

Tali costi prevedono una parte di tasse richieste dai rispettivi Uffici Brevetti governativi, e una parte di competenze richieste dallo studio di consulenza in proprietà intellettuale dal quale ci si fa assistere.

Il primo vantaggio derivante dalla brevettazione della propria invenzione è la posizione di monopolio che ne deriva, la quale consente di impedire a terzi di produrre, commercializzare e utilizzare l’invenzione brevettata.

Oltre allo sfruttamento in regime di monopolio della propria invenzione, la brevettazione consente di valorizzare l’invenzione stessa, rendendola un bene immateriale dell’azienda. L’invenzione può così essere sfruttata in maniera indiretta, ad esempio mediante concessione in licenza o cessione.

Un ulteriore vantaggio è legato al ritorno di immagine che la brevettazione comporta per un’azienda. L’esistenza di un portafoglio brevettuale dimostra infatti che un’azienda è innovativa e che punta sulla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Ciò permette di essere più competitivi nel mercato e di attrarre investimenti.

La protezione dura in genere venti anni dalla data di deposito della domanda per i brevetti per invenzione e dieci anni dalla data di deposito per i brevetti per modello di utilità.

Al fine di proteggere in maniera attiva la propria invenzione brevettata è importante monitorare l’attività brevettuale dei propri concorrenti, per esempio analizzando le domande di brevetto da questi depositate nel settore tecnologico specifico in cui ricade la propria invenzione. Così facendo, si possono individuare, tra queste nuove richieste di brevetto, quelle che hanno ad oggetto un prodotto/tecnologia che potrebbe violare i nostri brevetti.

Questo tipo di monitoraggio viene chiamato sorveglianza e può essere messo in pratica secondo criteri appositamente scelti per le specifiche esigenze di un’azienda.

Se ci si accorge che un concorrente, tramite un proprio prodotto, oppure tramite la messa in atto di un procedimento, viola un nostro brevetto, è necessario, come primo passo, condurre un’analisi di interferenza. Una tale indagine può essere svolta coinvolgendo un esperto in proprietà industriale, che sarà in grado di confermare se effettivamente si configura la paventata situazione di violazione.

Tale indagine è volta principalmente ad individuare se le caratteristiche protette dell’invenzione brevettata, sono riprodotte nell’attività imprenditoriale del concorrente, ad esempio sono presenti nel prodotto che egli commercializza o nel processo che egli utilizza nella propria impresa.

Al fine di limitare il rischio di violare i brevetti dei terzi è possibile monitorare l’attività brevettuale dei propri concorrenti, andando ad analizzare i brevetti concessi e le domande di brevetto ancora pendenti nel settore tecnologico specifico in cui opera la nostra impresa.

Tale monitoraggio ridurrà considerevolmente il rischio di incorrere in inutili costi di produzione e costi legali, che inevitabilmente insorgono quanto il soggetto terzo decide di far valere i diritti derivanti dalla protezione brevettuale che egli ha ottenuto.

Lo scopo primario di un brevetto è quello di proteggere contro la riproduzione commerciale dell’invenzione operata dai terzi. Un errore comune è tuttavia quello di ritenere che l’ottenimento di un brevetto, metta al riparo dal rischio di essere considerati in contraffazione di un brevetto altrui, ad esempio di un concorrente. Per contro è invece abbastanza frequente che un trovato coperto da brevetto incorpori caratteristiche o componenti, potenzialmente in violazione di brevetti posseduti da altri. Ciononostante, un brevetto può assumere un valore difensivo anche in queste circostanze, nel senso che può rivelarsi base negoziale per un’azione di contrattacco, volta ad uno scambio di licenze incrociate e ad una composizione amichevole di un contenzioso.

Il diritto morale è il diritto ad essere riconosciuto inventore, se si tratta di un’invenzione, o autore, se si tratta di un design o un software. Il diritto morale non può essere ceduto a terzi, si dice pertanto che è inalienabile. Inventore o Autore può esserlo solo la persona fisica o un gruppo di persone fisiche. Una persona giuridica non può essere titolare di diritti morali (tranne si tratti ad esempio di PA o ONLUS Art.11 L.A.).

Il diritto economico consiste nella facoltà di poter utilizzare in esclusiva, ossia poter sfruttare economicamente il trovato protetto.

Il diritto economico può non appartenere all’inventore o all’autore, ad esempio quando il trovato è realizzato da un lavoratore dipendente da un datore di lavoro.

Oppure il diritto economico può essere ceduto, ossia trasferito, ad esempio venduto a titolo oneroso dall’inventore ad un terzo.

Sono frequenti le situazioni in cui le leggi applicabili non stabiliscono esplicitamente a chi spetti il diritto economico su un’invenzione, ossia il diritto patrimoniale di sfruttare il trovato in regime di esclusiva. In tutte queste circostanze è buona norma disporre un accordo scritto in forma di contratto, che disciplini questi aspetti.

Il software può essere protetto dalla Legge sul Diritto d’Autore e, in alcuni casi, può trovare tutela anche attraverso l’istituto del brevetto.

Un software o programma per elaboratore consiste in una serie di istruzioni corrispondenti ai passi di un algoritmo o di un procedimento, che risolve un problema attraverso una sequenza di operazioni. Nel software le istruzioni sono scritte in un linguaggio comprensibile ad una macchina o hardware e, come noto, l’algoritmo può essere implementato tramite molteplici programmi diversi, che risolveranno lo stesso problema, con lo stesso procedimento, ma con una forma espressiva (linguaggio di programmazione) diverso.

Nell’istituto della tutela sul Diritto d’Autore, è la forma espressiva che trova protezione, sia sotto forma di codice sorgente e sia di codice oggetto, ossia rispettivamente il programma nel linguaggio specifico e lo stesso programma tradotto in linguaggio macchina. Sempre nello stesso ambito della legge sul Diritto d’Autore sono anche tutelabili i lavori preparatori al software, come ad esempio i diagrammi di flusso. Conseguentemente, se il codice, ossia la forma espressiva utilizzata per implementare l’algoritmo, è diverso, ma la funzione svolta dal software, o il risultato che esso consegue è lo stesso, non si verifica illecito e non si ha pertanto violazione della Legge sul Diritto d’Autore. In buona sostanza, la Legge suo Diritto d’Autore permette il cosiddetto reverse engineering e questa è una delle principali ragioni per la quale le imprese che investono in questo campo e gli sviluppatori di software, ambiscono alla tutela brevettuale, maggiormente performante.

Quando il software determina un effetto tecnico è in genere possibile brevettare il principio alla base del programma (non il suo codice sorgente o oggetto, che saranno invece tutelati ai sensi della LdA). In generale un software, perché possa essere brevettabile, deve possedere carattere tecnico, ossia deve essere in grado di produrre un effetto tecnico supplementare rispetto alla normale interazione fisica tra programma ed elaboratore o hardware. Ad esempio saranno brevettabili un software che opera su un computer per coordinare le fasi di un processo industriale, oppure un software che comanda tramite un processore il ciclo di funzionamento di un climatizzatore o, ancora, un software che opera nel processore di uno smartphone per determinare un diverso funzionamento dell’apparato stesso, o ad esempio un software basato su un nuovo procedimento di compressione di file video, che non comporta la perdita di qualità.

Una App o Mobile App, come ad esempio quelle distribuite negli Apple’s Store per iPhone e iPad o nel mondo Android per gli smartphone che utilizzano questo sistema operativo, non è sostanzialmente molto diversa da altri software per quanto riguarda la possibilità di accedere ad un brevetto. In questo campo, più che in altri, occorre tuttavia tenere in considerazione la convenienza economica di ottenere un brevetto in un mercato in cui la durata media della vita utile dei prodotti è molto breve.

Una strategia che tende a minimizzare i costi, pur non pregiudicando la possibilità di ottenere una valida tutela brevettuale e che può venire incontro ad esigenze di protezione in questo mondo in rapida evoluzione, è il deposito di una domanda di brevetto cosiddetta “provvisionale”, prima del lancio della App sul mercato. Il periodo immediatamente successivo al deposito e fintanto che non si rende necessario confermare la provvisorietà del deposito, servirà a verificare se il mercato ha recepito favorevolmente il nuovo prodotto e potrà servire a raccogliere gli stimoli necessari per ulteriori investimenti in brevetto.

La forma con la quale un’interfaccia utente viene espressa in concreto è tutelata dalla Legge sul Diritto d’Autore. Immagini e altre creazioni facenti parte dell’interfaccia, ad esempio icone e caratteri grafici, possono essere tutelate autonomamente, anche in base ad istituti diversi dal Diritto d’Autore, come ad esempio il marchio o il design.

Una raccolta di dati (banca dati) che, per la scelta o la disposizione del materiale ivi contenuto costituisca una creazione intellettuale dell’autore è considerata un’opera dell’ingegno protetta dalla normativa sul Diritto d’Autore, al pari di opere letterarie, musicali, figurative, etc..

Il Diritto d’Autore è lo strumento che tutela le opere dell’ingegno appartenenti alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema. Anche il software e le banche dati rientrano nelle fattispecie protette dalla Legge sul Diritto d’Autore. Il diritto sorge in capo all’autore o agli autori per il solo fatto che l’opera è stata creata, la nascita del diritto è pertanto “automatica” e non necessita della presentazione di una richiesta di registrazione. Facoltativamente, per ragioni pratiche legate principalmente alla necessità di dimostrare la paternità dell’opera protetta, è possibile depositare l’opera in appositi registri, ad esempio il Registro delle Opere Inedite e del software, tenuti dalla SIAE.

Nel caso di un programma per elaboratore, al pari delle altre opere protette dalla L.d.A., la tutela dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte e ciò vale anche nel caso di cessione di diritti ad un terzo.

Poiché tutto ciò che viene reso accessibile al pubblico costituisce arte nota, se un’invenzione viene esposta in una fiera, essa entrerà a far parte dello stato dell’arte e, in generale, non potrà più essere brevettata.

In questi casi va comunque valutato se l’esposizione abbia consentito al pubblico di cogliere gli elementi essenziali e caratteristici dell’invenzione e quindi di attuare in concreto l’invenzione, poiché, in caso contrario, l’invenzione sarebbe ancora brevettabile.

È comunque consigliato rivolgersi ad un professionista in proprietà industriale per valutare se ci siano i margini per poter brevettare l’invenzione esposta in fiera o divulgata in altro modo.

Se l’inventore è un dipendente, i diritti derivanti dall’invenzione vengono determinati sulla base di norme specifiche che dipendono dalla giurisdizione.

In Italia, in particolare, i diritti spettano all’azienda qualora l’invenzione sia ottenuta dal dipendente nell’esecuzione di un rapporto di lavoro. Al dipendente spetta il diritto di essere riconosciuto inventore e, qualora il suo contratto non preveda che egli svolga attività inventiva e che venga a tale scopo retribuito, spetta anche un equo premio.

Se invece l’invenzione del dipendente non è svolta nell’esecuzione del suo rapporto di lavoro ma rientra nel campo di attività dell’azienda, l’azienda ha il diritto di opzione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto.

La scelta di tutelare la propria invenzione mediante la brevettazione offre molteplici vantaggi, tra cui la possibilità di sfruttare l’invenzione in regime di monopolio. In cambio di tali vantaggi, l’invenzione viene resa di dominio pubblico (le domande di brevetto vengono pubblicate in genere 18 mesi dopo il loro deposito), così che terzi potranno attuare e migliorare l’invenzione, senza violare i diritti del titolare del brevetto, fintanto che il brevetto è valido, e liberamente, quando il brevetto sarà scaduto.

Tuttavia a volte può risultare conveniente tutelare la propria invenzione mantenendola segreta piuttosto che brevettandola. Ciò potrebbe essere vero, ad esempio, nei seguenti casi:

– processo produttivo innovativo e non desumibile a partire dal prodotto ottenuto mediante tale processo;

– prodotto innovativo utilizzato solo internamente all’azienda.

Optare per il segreto, anche nei casi suddetti, comporta comunque il rischio che un concorrente possa arrivare in maniera autonoma ad inventare il prodotto o processo che si è deciso di mantenere segreto ed, eventualmente, decida di brevettarlo al posto nostro.

Un modo per dimostrare che si è inventato qualcosa è quello di depositare una domanda di brevetto.

Se non si è proceduto nel modo suddetto e si è mantenuta segreta la propria invenzione e un terzo ottiene successivamente un brevetto per la medesima invenzione e decide di far valere i suoi diritti, è possibile in genere continuare ad utilizzare l’invenzione, ma nei limiti dell’utilizzo che se ne è fatto. Tale utilizzo va tuttavia dimostrato mediante idonea documentazione (quaderni di lavorazione, documentazione contabile etc.).

Un design è ciò che caratterizza la forma percepibile di un oggetto, eventualmente dotato di funzione tecnica ed il suo scopo è di coniugare la forma e la funzione di un oggetto.

Può costituire oggetto di tutela di un design qualsiasi oggetto o parte di oggetto, sia esso di natura bidimensionale o tridimensionale, ovvero le sue caratteristiche di forma e colore (aspetto esteriore).

L’oggetto della registrazione deve essere nuovo e dotato di carattere individuale.

Nell’ambito dell’Unione Europea è previsto un cosiddetto “periodo di grazia”, in virtù del quale non si considera divulgato il design reso accessibile al pubblico dallo stesso autore, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.

Affinché abbia carattere individuale è necessario che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato, da qualsiasi altro disegno pubblico prima della data di presentazione della domanda di registrazione, sia diversa da quella suscitata dall’oggetto che si desidera proteggere.

No. Il design è valido solo nei Paesi in cui viene registrato. La registrazione può avvenire separatamente in singoli Paesi (design nazionali) o, in un’unica soluzione, in gruppi di Paesi che aderiscono a determinate convenzioni (design comunitari e design internazionali).

I costi per la registrazione di un design dipendono dal Paese in cui si vuole ottenere la protezione e, a seconda delle regole dei vari Uffici preposti, possono variare in funzione della tipologia di design (design singolo o multiplo).

È possibile suddividere i costi in:

– costi di pre-ottenimento, che comprendono i costi relativi al deposito, alla pubblicazione e all’iter di esame della domanda di registrazione e che vengono in genere sostenuti nei primi 0 – 3 anni a partire dal deposito della domanda.

– costi di post-ottenimento, che comprendono i costi per il mantenimento in vita del design registrato e che vengono sostenuti fino a quando si desidera mantenere in vita il design (limitatamente alla durata dello stesso).

Tali costi prevedono una parte di tasse richieste dai rispettivi Uffici governativi, e una parte di competenze richieste dallo studio di consulenza in proprietà intellettuale dal quale ci si fa assistere.

Nell’ambito dell’Unione Europea la registrazione di un design ha una durata di 5 anni e può essere prorogata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

Un primo vantaggio derivante dalla registrazione di un design è l’ottenimento di un diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata del design da parte di terzi.

La registrazione di un design consente inoltre di rafforzare l’immagine commerciale dell’azienda, attribuendo esclusività al successo di un particolare prodotto.

Un design può permettere, in un mercato basato sulla concorrenza, di differenziarsi dai concorrenti creando una “nicchia” in cui la competizione sui prezzi è inferiore.

No, è possibile avvalersi della protezione del design indipendentemente dal fatto che il prodotto abbia un particolare pregio estetico. Sono pertanto proteggibili prodotti industriali, anche non particolarmente “piacevoli” esteticamente, purché la forma del prodotto non sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica.

No, non è in genere possibile avvalersi della protezione del design per parti di un prodotto complesso che non siano visibili durante il normale utilizzo del prodotto stesso (ovvero per le parti cosiddette che si trovano normalmente “under the bonnet”).

Il marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza.

Rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

Possono costituire oggetto di marchio “tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente” ed in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma di un prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché il segno prescelto sia in grado di distinguere i prodotti e servizi per i quali è utilizzato, da quelli di altre eventuali imprese concorrenti nel mercato di riferimento.

Il marchio dovrebbe soddisfare i tre seguenti requisiti:

– non deve essere descrittivo rispetto al prodotto o servizio da contraddistinguere (ad esempio il marchio GIOIELLO per gioielli risulterebbe totalmente descrittivo);

– deve essere lecito / veritiero e non trarre in inganno il consumatore su presunti pregi o caratteristiche, che in realtà il prodotto o servizio non possiede (ad esempio il riferimento a determinati materiali quando invece il prodotto ne è privo);

– deve essere nuovo e non violare diritti anteriori altrui.

Prima di registrare un marchio è consigliabile effettuare un’indagine accurata per accertarsi che non esistano marchi uguali o simili per lo stesso tipo di prodotti e servizi.

Le banche dati di alcuni Uffici Marchi sono a disposizione del pubblico, quindi in linea teorica chiunque potrebbe ricercare un determinato vocabolo per verificare l’esistenza di marchi identici. Tale tipo ricerca tuttavia risulta fortemente limitata, da una parte perché in questa maniera ci si limiterebbe a ricercare solo eventuali marchi identici, dall’altra in quanto la maggior parte delle banche dati disponibili al pubblico non permette di eseguire una ricerca accuratadegli elementi figurativi.

È invece consigliabile andare a ricercare non solo i marchi identici a quello prescelto, ma anche quelli simili o che lo ricordano dal punto di vista fonetico, concettuale e visivo, così come verificare l’esistenza di marchi composti da o contenenti un determinato logo che si desidera incorporare nel nuovo marchio. Occorre pertanto rivolgersi a Consulenti esperti in marchi, in grado di poter condurre ricerche di questo tipo su strumenti sofisticati, come le banche dati private, combinando i diversi elementi e tenendo in considerazione il maggior numero di variabili possibili.

No. Ogni Marchio ha validità nazionale o regionale (ad esempio il marchio dell’Unione Europea). In altre parole, non esiste un unico Marchio che possa essere valido in tutto il mondo. In Italia il deposito viene effettuato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Se si intende registrare un Marchio in più nazioni è necessario depositare lo stesso in ogni Ufficio Brevetti oppure è possibile ricorrere a Convenzioni internazionali, che permettono di ottenere una protezione in un’area geografica ampia, attraverso procedure di deposito semplificate.

Il marchio dell’Unione Europea è un marchio registrato presso l’EUIPO – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite in appositi regolamenti. Si tratta di un marchio unico valido in tutti i Paesi dell’Unione europea che, ad ogni successivo allargamento dell’UE, viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri, senza la necessità di adempiere ulteriori formalità o di pagare tasse aggiuntive.

È un marchio che consente, con un’unica procedura amministrativa presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), di ottenere la protezione in uno o più dei Paesi aderenti al sistema di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Requisito per poter avvalersi di tale procedura è essere titolari di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale o nell’Unione Europea.

Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un’unica domanda internazionale, in un’unica lingua, attraverso un unico pagamento di tasse ufficiali e che origina un’unica scadenza per il rinnovo.

Registrare un marchio non significa monopolizzare in modo assoluto l’uso del segno o della parola scelta, potendo impedire ad altri di utilizzarlo in ogni modo. Il marchio conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva, solo per quei prodotti o servizi di suo interesse, che dovranno essere accuratamente indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o servizi che possano considerarsi affini. Per questo è importante fare presente bene al proprio consulente che cosa si vuole tutelare e per che cosa si intende usare il marchio, in modo da permettere la migliore individuazione possibile dei prodotti o servizi da proteggere. Nel caso un’impresa ampli col tempo la propria attività si potrebbero rendere necessarie registrazioni di marchio ulteriori, per consentire la migliore protezione anche nelle nuove aree di business.

Quando si deposita un marchio occorre specificare i prodotti o servizi di interesse ed individuare a quali classi appartengono per potere correttamente pagare le tasse dovute ed ottenere la tutela desiderata. Tali classi fanno parte di una Classifica adottata internazionalmente e nota come classificazione di Nizza.

Una prima domanda di registrazione potrà essere, ad esempio, una domanda di marchio nazionale (ad es. in Italia o in specifici Paesi) oppure una domanda di marchio nell’Unione Europea. Tale scelta può essere dettata da motivi di budget, o dalla presenza dell’azienda in mercati internazionali. I consulenti esperti in marchi forniscono il supporto adeguato per effettuare la scelta più idonea.

Se si decide di tutelarsi in altri Stati entro 6 mesi dalla data di deposito della prima domanda di registrazione, si può godere del cosiddetto “diritto di priorità”, vale a dire il successivo deposito non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell’intervallo fra i due depositi, come ad esempio l’uso dello stesso marchio iniziato nel frattempo da un terzo.

Il deposito di una domanda di marchio conferisce un diritto di priorità di sei mesi per il deposito di successive domande di registrazione all’estero. In termini pratici ciò significa che il successivo deposito non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell’intervallo fra i due depositi, come ad esempio l’uso dello stesso marchio iniziato nel frattempo da un terzo.

I costi per la registrazione di un marchio sono rappresentati dalle tasse ufficiali e dal servizio di consulenza prestato dai professionisti in materia di proprietà intellettuale.

I più importanti vantaggi che si possono ottenere con un marchio registrato sono:

– chi possiede un marchio registrato ha l’esclusiva dell’uso, per i prodotti e servizi specificati, su tutto il territorio in cui gode di protezione.

– il marchio registrato può essere ceduto, affittato e sfruttato commercialmente tramite cessioni, concessioni di licenze e altre modalità di sfruttamento, al pari di ogni altro bene dell’azienda la quale, attraverso questo tipo di operazioni può ricevere in cambio un canone (royalties) ed ammortizzare i costi sostenuti.

Il simbolo ® può essere lecitamente usato solo dai titolari di marchi registrati, mentre il simbolo TM può essere già utilizzato non appena depositata la domanda di marchio.

Alcune legislazioni, tra cui quella italiana, inoltre, permettono l’accesso alla procedura di opposizione amministrativa solo ai titolari di marchi registrati. In altre parole, se non si dispone di una registrazione di marchio, non ci si può opporre alla concessione di successivi marchi confondibili con il proprio segno, se non tramite dispendiose e lunghe cause legali.

Anche una causa in Tribunale può diventare onerosa da un punto di vista probatorio, se non si dispone di un marchio registrato.

Essere in possesso di marchi registrati permette anche di accedere anche alla tutela doganale, ad esempio a livello italiano ed UE.

L’opposizione è un procedimento amministrativo con il quale un soggetto c.d. “opponente” richiede il rigetto di una domanda di registrazione di marchio successiva. La richiesta può essere totale o parziale a seconda che il rigetto della domanda di marchio contestata avvenga per tutti o soltanto per alcuni dei prodotti o servizi rivendicati.

Per poter presentare un’opposizione è necessario possedere diritti preesistenti e dimostrare che sussiste un pericolo di confusione tra i marchi in conflitto. Tale procedimento è efficace al fine di ottenere il rigetto della domanda contestata, in tempi più rapidi e con costi decisamente inferiori rispetto ad analoghe azioni dinanzi ai Tribunali.

Si tratta di un istituto disponibile in molti Stati, fra cui l’Italia, e ad esempio in ambito di Unione Europea.

Il titolare di un marchio può presentare una domanda di intervento che permetta alle Dogane di controllare l’immissione in commercio nel territorio nazionale e / o comunitario di merci contraffatte, cioè in violazione di un marchio registrato. La registrazione del marchio, quindi, oltre a consolidare e proteggere il marchio dell’impresa, rappresenta lo strumento di base per la lotta alla contraffazione.

Alcune giurisdizioni tutelano il marchio di cui l’impresa abbia fatto un uso effettivo ed estensivo, anche in assenza di registrazione. Si tratta tuttavia di una tutela limitata, che deve essere supportata da prove di utilizzo a carico dell’utilizzatore e che non è disponibile ovunque. In alcuni Stati esteri, ad esempio in Cina, è sostanzialmente impossibile agire contro ipotesi di contraffazione, in assenza di registrazione e basandosi solo su un marchio utilizzato nel Paese.

Un marchio non registrato (o marchio di fatto), anche dove riconosciuto, ha inoltre un valore strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo ed all’ambito territoriale in cui lo stesso è diffuso. Se è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può evitare che altri usino o registrino validamente un marchio identico o simile e lo stesso titolare ha solo il diritto di proseguirne l’uso entro i limiti territoriali e merceologici in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Il marchio di fatto è inoltre molto meno “appetibile” di un marchio registrato per quanto riguarda le operazioni di sfruttamento commerciale, cessione, licenza, ecc.

Pertanto, la registrazione del marchio è sempre la via consigliata per mantenerne l’esclusiva ed è auspicabile richiederla ed ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

Un marchio dura generalmente 10 anni a decorrere dalla data del deposito e può essere rinnovato per i 10 anni successivi e così via all’infinito. Ferma restando la possibilità di rinnovo, alcuni Paesi prevedono una diversa durata e/o una diversa decorrenza del termine.

Qualora non si provveda ad effettuare il rinnovo nei termini è in genere previsto un cosiddetto “periodo di grazia” che può essere di ulteriori 6 mesi previo pagamento di una sovrattassa. Una volta scaduto anche tale ulteriore termine, il marchio risulterà definitivamente scaduto e l’unica maniera per cercare di riacquistare la tutela sarà effettuare presentare una nuova richiesta di registrazione.

Non esiste un vero e proprio obbligo, tuttavia ad esempio in Italia il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla data di registrazione è causa di decadenza. Va precisato che l’uso deve essere effettivo: comporta quindi la decadenza l’uso simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori; inoltre l’uso del marchio deve essere conforme alla registrazione (sia in termini di testo e grafica e sia per quanto riguarda le relative classi merceologiche o di servizi). In alcuni Paesi quali gli USA il mancato uso può comportare l’estinzione del marchio e/o l’impossibilità di rinnovarlo.

Fra i requisiti per ottenere la registrazione di un segno come marchio, occorre che questo non sia identico o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione e/o associazione per il pubblico. In altre parole i segni che individuano l’impresa, i suoi prodotti o la sede in cui esercita l’attività, fra cui non solo il marchio ma anche la ditta, l’insegna e i nomi a dominio sono tutelati dalla legge con un regime di esclusiva, a vantaggio dell’imprenditore che per primo registri i segni o se ne avvalga. Il fondamento alla base di tale tutela è l’esigenza di differenziare una certa impresa, un certo prodotto, o un certo locale commerciale dai concorrenti, allo scopo ultimo di favorire le dinamiche concorrenziali e di tutelare i consumatori. Viene considerato quindi interferente ad esempio l’uso come marchio di un nome di un’azienda altrui operante nello stesso settore.

Prima di scegliere un marchio è opportuno verificare che il nome scelto non sia già stato adottato da altri, non solo come marchio, ma anche come nome di dominio in Internet perché questo potrebbe pregiudicare la validità della registrazione e comunque determinare una confusione sul mercato. Un eventuale acquirente, infatti, può avere difficoltà a percepire che il marchio e il sito non sono collegati tra loro ed essere tratto pertanto in inganno al momento dell’acquisto. Il nome o il logo scelto, per esempio, come marchio potrebbero non avere quindi le caratteristiche di novità prevista dalla legge.

Se nel corso degli anni la versione grafica del proprio marchio ha subito modifiche o se si è titolari solo di un Marchio di parola, ma in realtà il segno viene utilizzato in una veste grafica caratterizzante, è sempre consigliabile valutare con il proprio consulente la versione più attuale e aggiornata del Marchio, allo scopo di valutare se si è sufficientemente protetti o se sia necessario integrare la tutela con nuovi depositi.

L’utilizzo di un marchio difforme rispetto a quello oggetto di registrazione, può infatti pregiudicare le possibilità di difesa nei confronti degli utilizzi operati da terzi e finanche la stessa sopravvivenza del marchio, per effetto della possibile decadenza per mancato utilizzo.

Oltre ad effettuare una ricerca a livello nazionale, comunitario e internazionale, è buona norma effettuare una ricerca preventiva fra i marchi registrati nei Paesi in cui si vuole esportare utilizzando il proprio marchio. L’utilizzo incauto di un marchio in un nuovo territorio può infatti dar luogo a situazioni di violazione di diritti su marchi preesistenti e/o a tentativi da parte di soggetti locali, di ottenerne la registrazione in anticipo per poi attaccarne l’uso.

Il simbolo © indica l’insieme delle normative sul diritto d’autore e si applica alle cosiddette opere dell’ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati. In Italia il copyright è applicabile anche al software.

Il simbolo TM è l’acronimo di TradeMark e indica che si tratta di un marchio non registrato.

Il simbolo ® indica che si tratta di un marchio registrato, ragion per cui non è ammissibile indicare tale simbolo fintanto che la domanda di registrazione non venga accettata.

I diritti di proprietà intellettuale acquisiti tramite brevettazione o registrazione possono essere sfruttati per la creazione di valore economico.

Oltre al loro sfruttamento diretto, legato ad esempio alla produzione e commercializzazione di un prodotto protetto da brevetto, o all’utilizzo di un marchio da parte del proprio titolare, i diritti di proprietà industriale, in quanto diritti patrimoniali, sono disponibili e trasmissibili. Essi possono dunque essere ceduti, conferiti in licenza, essere oggetto di usufrutto o pegno a favore di soggetti terzi.

La cessione di un diritto di proprietà intellettuale consiste nel trasferimento della titolarità dello stesso ad un soggetto terzo, mediante un apposito contratto di cessione che potrà avvenire a titolo oneroso o gratuito.

La licenza è il contratto col quale il titolare del diritto (licenziante) aliena a terzi (licenziatario), a fronte di un corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione/ marchio / disegno o modello o altro titolo di proprietà intellettuale, senza spogliarsene definitivamente (a differenza di quanto accade con la cessione). La funzione pratica del contratto può essere varia: normalmente si tratta, per il titolare del diritto, di accrescere la diffusione dell’oggetto del diritto, senza doversi attivare in prima persona per perseguire questo obiettivo, vantaggioso, ma anche economicamente oneroso nonché non privo di rischi per l’imprenditore.

I contratti di licenza prevedono, normalmente, una durata prestabilita ed un corrispettivo dovuto dal licenziatario: quest’ultimo può essere determinato ad esempio, una volta per tutte (a forfait), oppure ripartito in somme periodicamente dovute (royalties), o in forma mista; nel caso di canoni periodici (royalties), il valore che il licenziatario deve corrispondere al titolare del diritto può essere ad esempio collegato all’ottenimento di specifici risultati, oppure a variabili quali il fatturato conseguito annualmente dal licenziatario o le vendite nette.

La licenza può essere esclusiva o non esclusiva e relativa alla totalità o a parte del territorio protetto dal diritto licenziato.

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può dare in pegno tale diritto come garanzia per i crediti ottenuti, ad esempio da un istituto bancario. Questa opportunità è molto utile per gli imprenditori che abbiano bisogno di risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari allo sviluppo della propria azienda. I diritti di pegno o garanzia sui titoli di proprietà intellettuale possono infatti essere costituiti per crediti in denaro, ma anche come garanzia di restituzione di un debito.

L’interesse del nuovo titolare dei diritti, ad esempio su un marchio o un brevetto, è quello di pubblicizzare l’avvenuto acquisto, al fine di stabilire le condizioni previste per l’opponibilità ai terzi. Si rende pertanto necessario presentare al competente Ufficio governativo (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un’istanza con la quale richiedere la trascrizione della nuova titolarità nei registri tenuti dall’Ufficio.

L’interesse del licenziatario di un diritto di proprietà intellettuale è in genere quello di poter godere dei diritti acquisiti e sfruttare congiuntamente tutte le possibilità offerte dalle normative locali, ad esempio in caso di violazione del diritto da parte di un terzo. Si rende pertanto necessario presentare al competente Ufficio governativo (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un’istanza con la quale richiedere la trascrizione della licenza nei registri tenuti dall’Ufficio.

I titoli di Proprietà Intellettuale sono in grado di apportare grande valore economico all’azienda e, per questa ragione, le imprese investono ingenti somme di denaro nell’ottenimento, nel mantenimento e nella difesa di marchi, brevetti, modelli ed altri diritti correlati.  Questi, così come gli altri titoli di proprietà intellettuale che fanno capo all’impresa, sono suscettibili di una valutazione economica autonoma ed individuale, che può essere ricavata dal Consulente esperto in brevetti, sfruttando metodi specifici basati, ad esempio, su ipotesi di licenze pluriennali, di ricostruzione dei costi sostenuti, o di utili conseguibili.

Una valutazione di stima del valore economico di un marchio o un brevetto è richiesta in caso di compravendita di titoli di Proprietà Intellettuale, o in caso di ricognizioni sulla determinazione di un danno, così come nelle operazioni di rivalutazione del bene o, in caso di licenze, nella determinazione del valore di royalties.

La stima del valore economico di marchi, brevetti, etc. può risultare inoltre necessaria in caso di operazioni societarie, come ad esempio in caso di conferimento di ramo d’azienda, fusioni o scissioni.