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Il caso MetaBirkins: una vittoria per Hermès (e tutti gli IP Holders)
In uno dei primi casi che hanno riguardato il nuovo mondo dell'arte hi-tech dei gettoni non fungibili o non-fungible tokens (NFT), l’8 febbraio 2023 una giuria di New York ha stabilito che l’artista Mason Rothschild ha violato i diritti di marchio della casa di moda francese Hermès vendendo come NFT immagini di borse pelose modello Birkin. A questo caso abbiamo già accennato nel nostro articolo del 7 febbraio 2022, ma vale la pena rianalizzarne qui il contesto alla luce della recente sentenza.
Cronologicamente, tutto ha inizio a maggio 2021, quando Mason Rothschild vendette un’opera unica denominata “Baby Birkin” come NFT, al prezzo di 23.500 dollari (al tempo 5.5 ETH), rivenduta poi a circa 47.000 dollari. A dicembre 2021, lo stesso artista presentò alla fiera di Art Basel a Miami una collezione NFT denominata MetaBirkins formata da 100 borse (virtuali) Birkin, con diverse caratteristiche. Ad ogni NFT l’artista attribuì un prezzo iniziale di 0.1 ETH (circa 450 dollari al tempo della pubblicazione della collezione). La collezione ebbe un grande successo dal suo lancio fino a inizio gennaio 2022, totalizzando circa 1 milione di dollari in pochissimo tempo (come spesso accade per progetti di questo tipo), ancora prima di arrivare su OpenSea o sul mercato secondario.
Verso metà dicembre, nello specifico il 16, Hermès inviò una lettera di diffida a Rothschild.
Nel gennaio 2022, Hermès si presentò dinanzi al Tribunale di New York trascinando in causa Mason Rothschild, sostenendo che quest'ultimo avesse prodotto e venduto, senza alcun previo consenso da parte di Hermès, una collezione di NFT contenenti riproduzioni digitali della famosa borsa modello Birkin. Ad avviso di Hermès, e come sancito anche dalla lettera del 16 dicembre 2021 ove diffidava a proseguire tali attività, le opere avrebbero causato confusione nei consumatori circa l’origine commerciale delle stesse. Dall’altra, l’artista si rifiutava di smettere la vendita delle METABIRKINS NFT, in quanto opere d’arte originali e protette dal Primo Emendamento.
La Maison francese ha basato la sua azione legale sulla violazione del marchio, falsa denominazione di origine, diluizione, cybersquatting e lesione della reputazione commerciale ai sensi della New York General Business Law. Nella mozione di archiviazione, l'avvocato di Rothschild ha ribadito le argomentazioni del Primo Emendamento citate nella lettera aperta a Hermès, sostenendo che la resa in pelliccia sintetica virtuale dei prodotti più famosi di Hermès "commenta la crudeltà sugli animali insita nella produzione di Hermès delle sue costosissime borse in pelle" e, pertanto, dovrebbe essere protetta dalle rivendicazioni del marchio che fanno notizia.
L'8 febbraio 2023, la giuria si è schierata dalla parte di Hermès nella sua battaglia contro le MetaBirkins. Ritenendo che il creatore di MetaBirkins, Mason Rothschild, sia responsabile di tutti e tre i capi d'accusa – violazione e diluizione del marchio & cybersquatting – e che non sia protetto dal Primo Emendamento, la giuria ha emesso il verdetto mercoledì 8 febbraio mattina (all'inizio del terzo giorno di deliberazioni), assegnando a Hermès l’equivalente di circa 133.000 dollari di danni ($ 110.000 per profitti stimati dalle vendite e $ 23.000 per cybersquatting). Il 14 febbraio 2023, infine, il tribunale ha emesso una sentenza a favore di Hermès, ricorribile in appello (secondo alcune fonti specializzate, i legali di Rothschild sarebbero già all’opera per presentare un ricorso alla sentenza).
Da quando Hermès ha avviato la causa nel gennaio del 2022, il caso si è rivelato un argomento molto seguito per il suo status di prima causa incentrata sull'intersezione tra marchi e NFT (segnaliamo, a tale proposito anche il caso “nostrano” relativo agli NFT della Juventus, deciso dal Tribunale di Roma il 20 luglio 2022) e per la sua attenzione a questioni chiave, tra cui la misura in cui i diritti di marchio del mondo "reale" (denominato anche “IRL” nel settore, ovvero “In Real Life”) si estendono al mondo virtuale. Allo stesso tempo, il caso è stato citato in numerose altre cause incentrate sul web3 che sono proliferate da allora, come quella che Yuga Labs ha intentato contro Ryder Ripps e una causa separata su un NFT di Bored Ape Yacht Club che è approdata davanti a un tribunale di Singapore.
Infine, notiamo anche come la rapidità della decisione indichi anche che la giuria non sia stata ostacolata dal fatto che vi fossero gli NFT come tecnologia di autenticazione di contenuti digitali, a sostegno di come tale strumento stia diventando più famigliare e possa essere dunque essere affrontato in sede giudiziale nel dettaglio.
NFT, metaverso, Web3 e blockchain in generale sono ormai concetti noti ed un settore in ampia espansione (in particolare associati a videogiochi, moda, sport, inter alia), unitamente alla pronuncia giudiziale qui sopra analizzata, confermano la reale necessità di estendere la tutela dei propri marchi e disegni anche per quanto concerne usi virtuali associati a NFT e piattaforme per metaverso, al fine di evitare potenziali usi non autorizzati da parte di terzi e rendere opponibili i propri diritti anche nelle classi di riferimento per NFT, Metaverso, blockchain e Web3 in generale.
Non esitate a contattarci per valutare quale possa essere la migliore strategia relativa alla protezione dei vostri diritti su NFT, Metaverso, blockchain o Web3 in generale.
Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384.