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Il tribunale unificato dei brevetti emette le prime decisioni motivate
Dal suo avvio, il 1° giugno 2023, il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha emesso le sue prime decisioni motivate, molte delle quali sono ordinanze di provvedimenti cautelari.
Sono tre i casi interessanti, sottoposti a tre diverse Divisioni Locali, in cui il titolare del brevetto ha richiesto provvedimenti cautelari.
1 - Oerlikon Textile GmbH contro Bhagat Group - le decisioni della Divisione Locale di Milano
A giugno la Oerlikon Textile GmbH & Co. KG ha avviato due procedimenti contro due diversi convenuti che esponevano macchine tessili all'ITMA 2023, la più grande fiera internazionale di tecnologia tessile e dell'abbigliamento a Rho, in Italia. Tali procedimenti si basavano sull'accusa che le macchine esposte dai convenuti alla fiera violavano il brevetto europeo EP2145848B1 della Oerlikon.
Il 13 giugno 2023, la Oerlikon, supportata da fotografie delle macchine presumibilmente contraffatte, da manifesti presenti presso gli stand fieristici dei convenuti, da prove video e da un parere tecnico di un esperto in brevetti, ha chiesto un'ordinanza di conservazione delle prove.
La domanda è stata immediatamente trasmessa al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 194 RoP, vista l'“estrema urgenza” della questione, poiché la fiera si sarebbe conclusa il giorno successivo.
L'UPC ha ritenuto che le prove presentate da Oerlikon sostenessero sufficientemente le accuse di violazione e, il 14 giugno 2023, la Divisione Locale di Milano ha accolto le due domande basate sul brevetto di Oerlikon, ordinando la conservazione delle prove ed autorizzando un esperto a recarsi alla fiera per acquisire prove tecniche e commerciali.
L'elevata urgenza del procedimento, dovuta al fatto che una delle domande era stata presentata due giorni prima della fine della fiera, mentre l'altra solo un giorno prima della fine, giustificava una decisione ex parte, ossia senza dare ai convenuti l'opportunità di presentare le loro ragioni in udienza, anche alla luce del fatto che i due convenuti non avevano depositato alcuna protective letter.
La cosiddetta protective letter è una misura preventiva contro potenziali accuse di violazione che permette di spiegare perché il prodotto non viola il brevetto, perché il brevetto non è valido e/o perché la concessione di un'ingiunzione preliminare sarebbe sproporzionata. Il fine ultimo della protective letter è quello di evitare che, nel caso in cui il titolare del brevetto avvii un procedimento cautelare, l’UPC prenda una decisione senza che il convenuto abbia avuto la possibilità di presentare una difesa.
Questo caso dimostra come l’UPC possa agire con estrema rapidità ed è inoltre interessante notare che alla Oerlikon è stato richiesto di pagare la tariffa prescritta, ai sensi della regola 192.5 RoP, successivamente all’ordine di conservazione delle prove (entro il 16 giugno 2023).
2 - myStromer AG contro RevoltZycling AG - la decisione della Divisione Locale di Düsseldorf
Sempre nel mese di giugno, il produttore svizzero di biciclette elettriche myStromer AG e il suo concorrente Revolt Zycling AG hanno entrambi esposto le loro biciclette alla Eurobike 2023, una delle fiere ciclistiche più grandi d'Europa. MyStromer ha richiesto un'ingiunzione preliminare contro Revolt Zycling sostenendo che il modo in cui il motore del mozzo di Revolt Zycling era montato nel telaio della bicicletta violava il brevetto europeo di myStromer.
Prima che l'UPC emettesse la sua decisione, Revolt Zycling aveva presentato una protective letter. Tuttavia, la Divisione Locale di Düsseldorf ha concesso, poche ore dopo la presentazione della domanda da parte di myStrome, l'ingiunzione preliminare ex parte contro Revolt Zycling, senza un’udienza orale.
L'UPC ha assunto un'elevata urgenza poiché la fiera sarebbe terminata tre giorni dopo la data della richiesta. Il giorno in cui è stata emessa la decisione dell'UPC, un ufficiale giudiziario ha confiscato tutte le biciclette di Revolt Zycling oggetto della violazione, lasciando lo stand vuoto.
L'ordinanza fornisce anche le motivazioni per cui la protective letter di RevoltZycling era sostanzialmente inefficace.
La protective letter di RevoltZycling sosteneva la non violazione affermando che il brevetto di myStromer rivendicava un collegamento diretto tra alcuni elementi del telaio della bicicletta, mentre gli elementi corrispondenti del telaio della bicicletta Revolt erano collegati in modo diverso. Tuttavia, la Divisione Locale non aveva riscontrato nelle rivendicazioni la necessità di questo collegamento diretto. Inoltre, l'ordinanza precisava che la protective letter di RevoltZycling non citava alcuna tecnica anteriore rilevante che mettesse in dubbio la validità del brevetto ed il brevetto non era stato né impugnato davanti all'Ufficio Brevetti Europeo né sottoposto a procedimenti nazionali di nullità.
Questa ingiunzione preliminare, ordinata senza invitare la controparte all'udienza, indica l'importanza di investire tempo sufficiente nella preparazione di qualsiasi protective letter.
3 - 10x Genomics, Inc contro NanoString Technologies - la decisione della Divisione Locale di Monaco
Nell'ultima parte del contenzioso con NanoString Technologies, Inc., la Divisione locale di Monaco ha concesso a 10x Genomics, Inc. un'ingiunzione preliminare, in tutti i 17 Paesi UPC, per impedire a NanoString di vendere la strumentazione ed i reagenti CosMx Spatial Molecular Imager e di fornire i servizi associati a tali prodotti.
Benché 10x Genomics abbia ottenuto con successo l'ingiunzione preliminare, la protective letter che la NanoString aveva depositato in precedenza ha permesso a quest’ultima di difendersi contro l'ingiunzione preliminare in udienza.
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Questi tre casi suggeriscono una tendenza dell’UPC a pronunciarsi a favore dei titolari dei brevetti e dimostrano come l’UPC sia disposto e in grado di concedere misure preliminari molto rapidamente quando ne vede la necessità.
Pertanto, diventa sempre più importante adottare misure preventive nei confronti dei propri concorrenti, da un lato monitorando attentamente il deposito di nuove domande di brevetto europee e/o la concessione di nuovi brevetti europei mediante una accurata sorveglianza delle banche dati specializzate, dall’altro depositando presso l’UPC, ogniqualvolta sia opportuno o necessario, una protective letter quanto più solida possibile.
I nostri professionisti sono a Vostra disposizione sia per attivare efficaci servizi di sorveglianza sull’attività dei Vostri concorrenti, sia per supportarVi nella redazione e nel deposito di protective letters incisive e persuasive.