Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Non tutte le soluzioni innovative danno origine ad una domanda di brevetto e, successivamente, ad un brevetto rilasciato. La scelta di non procedere con il deposito di una domanda di brevetto può essere frutto di valutazioni di diverso genere, a volte strategico, a volte meramente economico.
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Il caso più frequente di innovazione non brevettata riguarda i segreti industriali: nei casi in cui la soluzione innovativa non riguarda un prodotto che viene divulgato a terzi, ma piuttosto un metodo che viene implementato all’interno della struttura del soggetto che ha sviluppato tale soluzione, oppure un impianto installato negli stabilimenti di tale soggetto, può essere vantaggioso mantenere la soluzione segreta piuttosto che procedere al deposito di una domanda di brevetto.
La normativa brevettale prevede infatti che le domande di brevetto vengano pubblicate, in generale dopo 18 mesi dalla data di primo deposito ed indipendentemente dall’esito dell’esame di merito e dall’eventuale rilascio di un brevetto. Inoltre, la normativa vigente esige che nel testo della domanda di brevetto l’invenzione sia descritta in maniera sufficientemente chiara e completa da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla senza alcuno sforzo inventivo. Ne consegue che, dopo 18 mesi dal deposito della prima domanda di brevetto a tutela di un’invenzione, tutte le informazioni correlate a tale invenzione sono accessibili a terzi, ed in particolare ai soggetti concorrenti, i quali possono sfruttare le informazioni contenute nella domanda di brevetto per implementare la propria R&D.
Se da un lato è evidente che nel caso di innovazioni incorporate in prodotti destinati al mercato i concorrenti potrebbero acquisire facilmente le medesime informazioni mediante l’acquisto del prodotto ed un successivo processo di reverse engineering, d’altro lato questo non è possibile se la soluzione innovativa viene attuata all’interno del processo produttivo e non è immediatamente desumibile dal prodotto finale. È il caso, ad esempio, di un metodo o di un impianto che – a parità di caratteristiche del prodotto finale – consente di migliorare sensibilmente la produttività o di conferire proprietà migliorate a detto prodotto finale. In questi casi può essere presa in considerazione l’ipotesi di non procedere al deposito di una domanda di brevetto (che porterebbe alla pubblicazione delle caratteristiche innovative), al fine di mantenere l’innovazione segreta.
Tale scelta non è tuttavia esente da rischi. In particolare, è possibile che un concorrente sviluppi in un momento successivo la medesima soluzione tecnica e ne rivendichi la paternità; addirittura, il concorrente potrebbe depositare una o più domande di brevetto a tutela di tale soluzione, pur avendola sviluppata in un secondo tempo.
È pertanto essenziale dotarsi di strumenti idonei a certificare l’esistenza di una determinata soluzione tecnica ad una certa data, anche se questa è stata mantenuta segreta. Per venire incontro a tale esigenza, ad esempio l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ha sviluppato un proprio strumento, denominato WIPO PROOF.
WIPO PROOF è un servizio online che produce rapidamente una evidenza a prova di manomissione che è possibile utilizzare per dimostrare che un file digitale contenente determinate informazioni esisteva ad una data specifica. In particolare, questo file digitale può contenere qualsiasi informazione e descrizione di soluzioni tecniche sviluppate da un privato, o all’interno di un’azienda. A seconda della specifica attività, le informazioni segrete potrebbero comprendere algoritmi, software, formule, ricette, dettagli di processi produttivi: queste possono essere tutte protette dalla legge, ma solo se è possibile dimostrare, oltre che di ottenere un valore economico da esse, anche di aver adottato misure per preservarne la riservatezza e per prevenire usi impropri o appropriazioni indebite. L'utilizzo di WIPO PROOF aiuta a dimostrare che sono state intraprese azioni per salvaguardare le informazioni segrete, scoraggiando al contempo l'uso improprio da parte di terzi delle proprie risorse intellettuali.
WIPO PROOF può essere utilizzato efficacemente come prova in controversie legali, in particolare per stabilire il preuso di una soluzione tecnica per la quale in un momento successivo viene rilasciato un brevetto ad un concorrente, che ne potrebbe rivendicare la violazione, ma anche per dimostrare il furto di un’informazione segreta.
WIPO PROOF utilizza una avanzata tecnologia di sicurezza per generare un'impronta digitale riconosciuta a livello mondiale delle risorse intellettuali contenute nel file digitale, vale a dire un record crittografato che certificata l'esistenza del file digitale e la data della sua creazione. WIPO PROOF conserva in modo sicuro questi record crittografati per un periodo di 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia man mano che queste si evolvono.
Rispetto ad altri servizi analoghi o equivalenti, WIPO PROOF può godere dell’autorevolezza conferita dal fatto di essere uno strumento sviluppato dall’OMPI, vale a dire di un ufficio sovranazionale che da 130 anni opera nel settore della Proprietà Intellettuale.
I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per valutare le informazioni segrete all’interno della Vostra struttura, organizzarle in forma organica e certificarle tramite lo strumento WIPO PROOF.
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I segreti industriali non costituiscono tuttavia l’unico caso di soluzioni tecniche non brevettate: la competitività di un prodotto non è determinata unicamente dalle innovazioni in esso contenute, ma anche da piccole astuzie ed accorgimenti tecnici che contribuiscono al suo successo. Spesso tali astuzie ed accorgimenti non sono considerati sufficientemente inventivi per ottenere una tutela brevettuale o semplicemente per giustificare l’investimento economico che ne deriva.
Anche in questo caso, tuttavia, esistono fondati motivi per certificare la paternità dell’introduzione di una specifica caratteristica tecnica all’interno di un prodotto ad una certa data.
È infatti possibile che in un momento successivo un concorrente depositi una domanda di brevetto a tutela di una soluzione tecnica similare, o addirittura che ottenga un brevetto concesso per tale soluzione (gli esaminatori degli Uffici Brevetti sono soliti eseguire ricerche capillari fra la letteratura brevettuale, ma tali ricerche non possono essere per evidenti motivi altrettanto esaustive per quanto riguarda la letteratura non brevettuale). È evidente che in questo caso può sorgere l’interesse nell’ostacolare l’ottenimento di un brevetto da parte del concorrente, o nell’opporsi al rilascio di un tale brevetto.
In linea teorica, l’utilizzo pubblico anteriore di un prodotto che incorpora la soluzione tecnica oggetto della domanda di brevetto o del brevetto dovrebbe essere sufficiente allo scopo, laddove nell’“utilizzo pubblico anteriore” rientrano l’esposizione, la pubblicizzazione, la vendita del prodotto stesso.
Tuttavia, nella pratica dimostrare l’utilizzo pubblico anteriore di un prodotto non è così semplice e si presta a numerose contestazioni da parte del titolare della domanda di brevetto o del brevetto. È infatti necessario dimostrare senza ambiguità la data in cui è stato reso pubblico il prodotto, le modalità con cui esso è stato reso pubblico, le caratteristiche esatte del prodotto a quella data, l’assenza di successive modifiche o evoluzioni del prodotto stesso e così via. Portare prove inoppugnabili a sostegno di queste informazioni può essere complicato, specie se intercorre un lasso di tempo prolungato fra il momento in cui il prodotto è stato reso pubblico e il momento in cui si viene a conoscenza della domanda di brevetto o del brevetto del concorrente. Inoltre, non è detto che il materiale documentale (cataloghi, brochure, pagine internet) relativo al prodotto mostri in modo chiaro, completo ed evidente le caratteristiche tecniche desiderate.
Pertanto, al momento dell’immissione sul mercato di un prodotto che incorpora accorgimenti tecnici per cui non si ritiene opportuno o economicamente giustificato procedere al deposito di una domanda di brevetto, può essere opportuno procedere ad una pubblicazione difensiva. Una pubblicazione difensiva consiste nella redazione di una sintetica relazione tecnica, eventualmente corredata da disegni, dell’accorgimento o degli accorgimenti incorporato/i nel prodotto e della pubblicazione della stessa su siti specializzati che ne certificano la data di pubblicazione. Una siffatta pubblicazione comporta evidenti vantaggi rispetto alla mera introduzione del prodotto sul mercato: in primo luogo, il carattere pubblico dell’informazione ha una data certa e non deve essere ricostruito a posteriori; in secondo luogo, rispetto a quanto può avvenire da una frase o un’immagine estrapolata da un catalogo o da una brochure, le caratteristiche tecniche che si ritengono di potenziale interesse possono essere descritte nel dettaglio ed illustrate nei disegni, così da poter essere efficacemente utilizzate in caso di necessità.
In caso di immissione sul mercato di nuovi prodotti, Vi sollecitiamo quindi ad interpellare i nostri professionisti non solo per valutare la possibilità di tutelare mediante domande di brevetto eventuali innovazioni inventive in essi incorporate, ma anche per verificare l’opportunità di procedere alla redazione di pubblicazioni difensive relativamente ad accorgimenti tecnici e peculiarità costruttive.
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Il caso più frequente di innovazione non brevettata riguarda i segreti industriali: nei casi in cui la soluzione innovativa non riguarda un prodotto che viene divulgato a terzi, ma piuttosto un metodo che viene implementato all’interno della struttura del soggetto che ha sviluppato tale soluzione, oppure un impianto installato negli stabilimenti di tale soggetto, può essere vantaggioso mantenere la soluzione segreta piuttosto che procedere al deposito di una domanda di brevetto.
La normativa brevettale prevede infatti che le domande di brevetto vengano pubblicate, in generale dopo 18 mesi dalla data di primo deposito ed indipendentemente dall’esito dell’esame di merito e dall’eventuale rilascio di un brevetto. Inoltre, la normativa vigente esige che nel testo della domanda di brevetto l’invenzione sia descritta in maniera sufficientemente chiara e completa da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla senza alcuno sforzo inventivo. Ne consegue che, dopo 18 mesi dal deposito della prima domanda di brevetto a tutela di un’invenzione, tutte le informazioni correlate a tale invenzione sono accessibili a terzi, ed in particolare ai soggetti concorrenti, i quali possono sfruttare le informazioni contenute nella domanda di brevetto per implementare la propria R&D.
Se da un lato è evidente che nel caso di innovazioni incorporate in prodotti destinati al mercato i concorrenti potrebbero acquisire facilmente le medesime informazioni mediante l’acquisto del prodotto ed un successivo processo di reverse engineering, d’altro lato questo non è possibile se la soluzione innovativa viene attuata all’interno del processo produttivo e non è immediatamente desumibile dal prodotto finale. È il caso, ad esempio, di un metodo o di un impianto che – a parità di caratteristiche del prodotto finale – consente di migliorare sensibilmente la produttività o di conferire proprietà migliorate a detto prodotto finale. In questi casi può essere presa in considerazione l’ipotesi di non procedere al deposito di una domanda di brevetto (che porterebbe alla pubblicazione delle caratteristiche innovative), al fine di mantenere l’innovazione segreta.
Tale scelta non è tuttavia esente da rischi. In particolare, è possibile che un concorrente sviluppi in un momento successivo la medesima soluzione tecnica e ne rivendichi la paternità; addirittura, il concorrente potrebbe depositare una o più domande di brevetto a tutela di tale soluzione, pur avendola sviluppata in un secondo tempo.
È pertanto essenziale dotarsi di strumenti idonei a certificare l’esistenza di una determinata soluzione tecnica ad una certa data, anche se questa è stata mantenuta segreta. Per venire incontro a tale esigenza, ad esempio l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ha sviluppato un proprio strumento, denominato WIPO PROOF.
WIPO PROOF è un servizio online che produce rapidamente una evidenza a prova di manomissione che è possibile utilizzare per dimostrare che un file digitale contenente determinate informazioni esisteva ad una data specifica. In particolare, questo file digitale può contenere qualsiasi informazione e descrizione di soluzioni tecniche sviluppate da un privato, o all’interno di un’azienda. A seconda della specifica attività, le informazioni segrete potrebbero comprendere algoritmi, software, formule, ricette, dettagli di processi produttivi: queste possono essere tutte protette dalla legge, ma solo se è possibile dimostrare, oltre che di ottenere un valore economico da esse, anche di aver adottato misure per preservarne la riservatezza e per prevenire usi impropri o appropriazioni indebite. L'utilizzo di WIPO PROOF aiuta a dimostrare che sono state intraprese azioni per salvaguardare le informazioni segrete, scoraggiando al contempo l'uso improprio da parte di terzi delle proprie risorse intellettuali.
WIPO PROOF può essere utilizzato efficacemente come prova in controversie legali, in particolare per stabilire il preuso di una soluzione tecnica per la quale in un momento successivo viene rilasciato un brevetto ad un concorrente, che ne potrebbe rivendicare la violazione, ma anche per dimostrare il furto di un’informazione segreta.
WIPO PROOF utilizza una avanzata tecnologia di sicurezza per generare un'impronta digitale riconosciuta a livello mondiale delle risorse intellettuali contenute nel file digitale, vale a dire un record crittografato che certificata l'esistenza del file digitale e la data della sua creazione. WIPO PROOF conserva in modo sicuro questi record crittografati per un periodo di 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia man mano che queste si evolvono.
Rispetto ad altri servizi analoghi o equivalenti, WIPO PROOF può godere dell’autorevolezza conferita dal fatto di essere uno strumento sviluppato dall’OMPI, vale a dire di un ufficio sovranazionale che da 130 anni opera nel settore della Proprietà Intellettuale.
I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per valutare le informazioni segrete all’interno della Vostra struttura, organizzarle in forma organica e certificarle tramite lo strumento WIPO PROOF.
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I segreti industriali non costituiscono tuttavia l’unico caso di soluzioni tecniche non brevettate: la competitività di un prodotto non è determinata unicamente dalle innovazioni in esso contenute, ma anche da piccole astuzie ed accorgimenti tecnici che contribuiscono al suo successo. Spesso tali astuzie ed accorgimenti non sono considerati sufficientemente inventivi per ottenere una tutela brevettuale o semplicemente per giustificare l’investimento economico che ne deriva.
Anche in questo caso, tuttavia, esistono fondati motivi per certificare la paternità dell’introduzione di una specifica caratteristica tecnica all’interno di un prodotto ad una certa data.
È infatti possibile che in un momento successivo un concorrente depositi una domanda di brevetto a tutela di una soluzione tecnica similare, o addirittura che ottenga un brevetto concesso per tale soluzione (gli esaminatori degli Uffici Brevetti sono soliti eseguire ricerche capillari fra la letteratura brevettuale, ma tali ricerche non possono essere per evidenti motivi altrettanto esaustive per quanto riguarda la letteratura non brevettuale). È evidente che in questo caso può sorgere l’interesse nell’ostacolare l’ottenimento di un brevetto da parte del concorrente, o nell’opporsi al rilascio di un tale brevetto.
In linea teorica, l’utilizzo pubblico anteriore di un prodotto che incorpora la soluzione tecnica oggetto della domanda di brevetto o del brevetto dovrebbe essere sufficiente allo scopo, laddove nell’“utilizzo pubblico anteriore” rientrano l’esposizione, la pubblicizzazione, la vendita del prodotto stesso.
Tuttavia, nella pratica dimostrare l’utilizzo pubblico anteriore di un prodotto non è così semplice e si presta a numerose contestazioni da parte del titolare della domanda di brevetto o del brevetto. È infatti necessario dimostrare senza ambiguità la data in cui è stato reso pubblico il prodotto, le modalità con cui esso è stato reso pubblico, le caratteristiche esatte del prodotto a quella data, l’assenza di successive modifiche o evoluzioni del prodotto stesso e così via. Portare prove inoppugnabili a sostegno di queste informazioni può essere complicato, specie se intercorre un lasso di tempo prolungato fra il momento in cui il prodotto è stato reso pubblico e il momento in cui si viene a conoscenza della domanda di brevetto o del brevetto del concorrente. Inoltre, non è detto che il materiale documentale (cataloghi, brochure, pagine internet) relativo al prodotto mostri in modo chiaro, completo ed evidente le caratteristiche tecniche desiderate.
Pertanto, al momento dell’immissione sul mercato di un prodotto che incorpora accorgimenti tecnici per cui non si ritiene opportuno o economicamente giustificato procedere al deposito di una domanda di brevetto, può essere opportuno procedere ad una pubblicazione difensiva. Una pubblicazione difensiva consiste nella redazione di una sintetica relazione tecnica, eventualmente corredata da disegni, dell’accorgimento o degli accorgimenti incorporato/i nel prodotto e della pubblicazione della stessa su siti specializzati che ne certificano la data di pubblicazione. Una siffatta pubblicazione comporta evidenti vantaggi rispetto alla mera introduzione del prodotto sul mercato: in primo luogo, il carattere pubblico dell’informazione ha una data certa e non deve essere ricostruito a posteriori; in secondo luogo, rispetto a quanto può avvenire da una frase o un’immagine estrapolata da un catalogo o da una brochure, le caratteristiche tecniche che si ritengono di potenziale interesse possono essere descritte nel dettaglio ed illustrate nei disegni, così da poter essere efficacemente utilizzate in caso di necessità.
In caso di immissione sul mercato di nuovi prodotti, Vi sollecitiamo quindi ad interpellare i nostri professionisti non solo per valutare la possibilità di tutelare mediante domande di brevetto eventuali innovazioni inventive in essi incorporate, ma anche per verificare l’opportunità di procedere alla redazione di pubblicazioni difensive relativamente ad accorgimenti tecnici e peculiarità costruttive.