Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
La registrazione del pay-off / slogan come marchio? JUST DO IT® …non sempre è tutto così facile
Spesso ci viene chiesto di registrare uno slogan o un cosiddetto pay-off come marchio ed occorre effettuare alcune preliminari considerazioni prima di procedere in tal senso perché non sempre è possibile o consigliabile.
E’ anche vero che vi sono stati pay-off / slogan che hanno fatto storia. Si pensi ad esempio ai marchi registrati “Just Do It” della Nike o “I’m lovin’ it” di McDonalds. Fondamentale presupposto per ottenere una tutela di segni distintivi composti da slogan è che questi siano connotati non solo da una immediata efficacia di comunicazione, impattante sul pubblico di riferimento, ma che richiamino i prodotti e/o servizi contraddistinti dagli stessi e facciano in modo che questi siano facilmente ricordati.
Tuttavia, non tutti i pay-off hanno i requisiti per essere tutelati come marchio.
Anche i pay-off e in genere tutti gli slogan, infatti, per poter essere considerati validi ed efficaci marchi ed essere registrati come tali, devono essere dotati di sufficiente capacità distintiva, ossia essere percepiti dal pubblico di riferimento come un segno che indica la provenienza imprenditoriale di un prodotto o un servizio e non solo un’espressione elogiativa o un semplice messaggio promozionale.
Come si possono distinguere quindi gli slogan registrabili da quelli non registrabili?
A tal proposito, l’Euipo (l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), prendendo in considerazione la giurisprudenza degli ultimi anni, ha messo a disposizione una serie di linee guida, atte ad individuare quali possano essere i requisiti necessari affinché uno slogan possa essere ritenuto distintivo come marchio e non assurgere ad una mera formula pubblicitaria.
Invero, uno slogan, così come un pay-off, è considerato distintivo quando:
- costituisce un gioco di parole e/o
- introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o
- ha qualche particolare originalità o risonanza e/o
- innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.
Pertanto, gli slogan ed i pay-off sono ritenuti assolvere la funzione distintiva di marchio d’impresa laddove utilizzano una sintassi insolita, ovvero artifizi linguistici e stilistici.
Anche la Corte di Giustizia Europea ha più volte chiarito che la registrazione di un marchio costituito da slogan e pay-off non è di per sé esclusa dal loro uso come frase pubblicitaria suggestiva (così ad esempio, decisione del 27/05/2018, procedimento T362/17) e che, nel valutare il carattere distintivo, non bisogna applicare criteri più severi agli slogan e pay-off rispetto ad altri tipi di segni distintivi (in tal senso decisione del 12/07/12, procedimento C-311/11). In proposito, la Corte ha affermato che:
“Le difficoltà che i marchi costituiti da slogan potrebbero implicare, data la loro peculiare natura, al fine di affermare il loro carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri specifici che suppliscano o deroghino al criterio del carattere distintivo” (Corte di Giustizia causa C-398/08 paragrafo 38; Tribunale UE causa T-59/14, paragrafo 21).
Ad esempio, per citare, un recente caso, non è stato ritenuto sufficientemente distintivo dal Tribunale dell’UE lo slogan
per “cassette di scarico per WC; tazze da gabinetto [WC]; impianti di distribuzione di acqua”.
Di recente, si è espressa in proposito anche la nostra Corte di Cassazione (ordinanza n. 37697 del 23 dicembre 2022). La Corte di Cassazione Civile ha riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza, sia europea sia nazionale, riguardo alla registrabilità degli slogan pubblicitari come marchi di impresa. Secondo tale consolidato principio giurisprudenziale, la registrazione degli slogan come marchi di impresa è consentita solo quando risultano provvisti di carattere distintivo.
Infine, come per tutti gli altri marchi, occorre considerare che il carattere distintivo di uno slogan deve essere valutato anche alla luce dell’insieme degli elementi che lo costituiscono, ovvero anche se ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, è privo di carattere distintivo, ciò non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo.
Pertanto, il consiglio è sempre quello di valutare con i nostri professionisti, esperti in materia, tale fattispecie di tutela, così da fornirvi tutte le informazioni a riguardo, che includono anche valutazioni di carattere strategico, ossia in quali territori registrare il marchio, in quali classi merceologiche procedere alla registrazione ed altre simili considerazioni, al fine di poter dire anche voi IMPOSSIBLE IS NOTHING®.