Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
Messico
La riforma recentemente approvata in Messico (28 aprile 2016) che apporta alcune importanti modifiche alla legge sulla proprietà industriale entrerà in vigore che entro 90 giorni dalla pubblicazione.
La modifica più importante della riforma attiene l’introduzione del procedimento di opposizione al deposito di marchi.
A tutt’oggi, non si conoscono ancora i costi ufficiali per presentare opposizione, poiché bisognerà attendere che il Tariffario dell’Istituto di Proprietà Industriale Messicano venga modificato con l’inserimento delle tasse previste per il deposito di un’opposizione e delle relative repliche.
In attesa di conoscere nel dettaglio i costi, è comunque utile fin d’ora sapere che una volta che la riforma entrerà in vigore[1], tutte le nuove domande di marchio verranno pubblicate entro dieci giorni dalla data di deposito, di modo che eventuali terzi possano (sia per un motivo di impedimento assoluto alla registrazione, sia per un motivo di impedimento relativo) sollevare opposizione.
L’opposizione, che dovrà essere presentata entro e non oltre un mese dalla pubblicazione, dovrà inoltre essere accompagnata da tutta la documentazione a supporto.
È importante rilevare che l’opposizione non sospenderà l’esame da parte dell’ufficio della domanda depositata.
Successivamente, allo spirare del termine sopra indicato per l’opposizione, l’ufficio (nei dieci giorni successivi), pubblicherà tutte le domande di opposizione depositate e, a questo punto, un ulteriore termine di 1 mese decorrerà per consentire ai titolari dei marchi opposti di presentare le proprie difese.
Va precisato che l’ufficio non sarà tenuto, ai fini dell’esame della domanda di registrazione, a valutare contemporaneamente i motivi di un’eventuale opposizione presentata, né tantomeno le eventuali repliche del titolare della domanda. Pertanto, indipendentemente dall’esito del procedimento di opposizione, il titolare della domanda riceverà dall’ufficio una notifica a conferma dell’avvenuta registrazione o, al contrario, del rifiuto della domanda. Infine, indipendentemente dall’esito dell’opposizione, rimarranno comunque esperibili i rimedi previsti dalla legge per invalidare una domanda di marchio successivamente all’avvenuta registrazione.
Una volta che l’opposizione diverrà quindi concretamente esperibile, i soggetti interessati potranno valutare se attivare un servizio di c.d. “watch notice” per verificare, caso per caso, l’opportunità di sollevare opposizione contro le nuove domande che verranno depositate da terzi.
Kenya
A seguito dell’emanazione del Companies Act 2015 e delle Companies (General) Regulations 2015, l’Ufficio del Registro delle Imprese è oggi tenuto a considerare, ai fini della registrazione di denominazioni delle imprese, anche eventuali pregresse registrazioni di marchio. In particolare, l’Ufficio è tenuto a rifiutare la registrazione di quelle denominazioni ritenute offensive o oltremodo indesiderabili. In questo senso, saranno ritenute indesiderabili anche quelle denominazioni configgenti con un marchio registrato.
Non vi è tuttavia alcuna disposizione che regolamenti l’eventuale rimozione di quei nomi registrati in violazione di questo requisito. Inoltre questa disposizione non viene applicata in senso contrario, ovvero, l’ufficio competente per la registrazione dei marchi non sarà chiamato a tener conto dell’eventuale pregressa registrazione di denominazioni sociali simili.
In considerazione di questa nuova normativa, le imprese straniere interessate a commercializzare i propri beni o servizi in Kenya hanno quindi un motivo in più per tutelare i propri segni distintivi provvedendo, per esempio, alla registrazione in questo paese, della propria denominazione a titolo di marchio (tenendo tuttavia a mente che la registrazione di un marchio richiede pur sempre una genuina intenzione d’uso).
Tailandia
Una recente legge del governo tailandese entrerà presto in vigore (28 luglio 2016) apportando significativi cambiamenti alla legge marchi. Queste modifiche sono ritenute un utile strumento che consentirà alla Tailandia di allinearsi agli standard internazionali di protezione della proprietà intellettuale. In estrema sintesi, le modifiche prevedono:
- la possibilità di depositare domande multi classe (prima era necessario depositare una domanda per ogni classe d’interesse);
-la sospensione dell’esame di quelle domande di marchio nel caso in cui il segno sia ritenuto identico o simile a precedenti segni oggetto di domande o registrazioni pregresse (prima il marchio veniva automaticamente rigettato);
- la riduzione dei tempi di esame che dovrebbe ora portare alla conclusione della fase deposito/registrazione nell’arco di 3 mesi;
- è introdotto un periodo di grazia di 6 mesi dalla scadenza della registrazione per consentire il rinnovo;
- è stato chiarito che, in caso di cessione o trasferimento del diritto per via ereditaria, ciò non comporterà la cessazione automatica delle licenze di marchio concesse dal titolare;
- è ora prevista la possibilità di depositare marchi sonori, (purché: non richiamino direttamente le caratteristiche del prodotto/servizio rivendicato; non costituiscano il suono naturale dei prodotti/servizi stessi; o, comunque, il suono che scaturisce dal loro funzionamento);
- è introdotta la pena fino a 4 anni di reclusione per chi utilizzi sulla confezione dei propri prodotti il marchio altrui al fine di ingannare il pubblico sull’origine dei prodotti stessi.
Si tratta indubbiamente di una riforma importante poiché prepara la strada all’accesso della Tailandia al Protocollo di Madrid.
[1] I nostri corrispondenti indicano come prossima data di entrata in vigore della riforma il 30 agosto 2016