Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Come i più avveduti sanno, quando ci si accinge a depositare un marchio è bene condurre, avvalendosi di esperti del settore, una c.d. ricerca di anteriorità che consenta di ottenere informazioni in merito al rischio, in cui si può incorrere, di violare diritti di terzi. In questo senso, il rischio andrà soppesato tenendo conto dell’eventuale somiglianza esistente, per esempio, tra il segno prescelto per il deposito e il marchio di un terzo.
Non è raro incorrere però nell’errore di pensare che il rischio sussista solo per segni simili depositati nelle stesse classi merceologiche prescelte per il deposito. In realtà l’eventuale rischio di conflitto andrà soppesato tenendo conto del c.d. concetto di “affinità” tra i prodotti (o servizi).
La domanda che a questo punto sorge spontanea è: quando due prodotti o servizi possono dirsi affini?
Un esempio pratico di applicazione di questo concetto lo offre una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova (n. 358/2016) che si è dovuta occupare, tra gli altri aspetti del caso, di stabilire se un marchio depositato per armi vere e quello utilizzato da un terzo per armi giocatolo fossero o meno simili. Per far ciò, la Corte ha dovuto chiarire se le armi vere e quelle giocattolo potessero dirsi affini o meno. Nel caso di specie, i marchi della società che lamentava la violazione non erano stati depositati per la classe 28 (che include i giocattoli). Per questo motivo, nelle prime fasi del giudizio avanti al Tribunale era stato necessario stabilire se le armi soft air fossero da considerarsi affini alle armi vere. La risposta del Tribunale sul punto era stata affermativa ma, secondo la società condannata la conclusione era da ritenersi errata, poiché le armi giocattolo difettano dell’offensività che caratterizza l’arma vera.
La Corte d’Appello di Genova non ha però accolto le argomentazioni della società condannata ribadendo la sussistenza di affinità tra le armi vere e quelle giocattolo. In particolare, la Corte ha affermato che vi è in realtà una stretta correlazione tra il mercato delle armi vere e di quelle soft air anche in ragione di alcune disposizioni normative che regolano il mercato di queste ultime. In particolare, la Corte ha osservato che le armi giocattolo sono destinate a persone che amano il combattimento, in condizioni di sicurezza. Pertanto, le armi giocattolo sono state ritenute assimilabili alle armi vere.
Più in generale, la Corte ha poi richiamato un principio riconosciuto dalla Cassazione e che, in tema di affinità, ruota intorno alle motivazioni che spingerebbero i consumatori ad acquistare un certo prodotto. La Cassazione ha infatti statuito (Cass n. 21013/2006) che “(…) due prodotti possono ritenersi affini quando acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quantomeno strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione. L’identità delle esigenze che spingono all’acquisto dei prodotti di cui si afferma l’affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, ecc…)”.
Le linee guida tracciate a suo tempo dalla Cassazione e ribadite nella recente sentenza della Corte d’Appello di Genova costituiscono quindi un valido strumento orientativo anche per l’analisi di confondibilità “preventiva” da svolgere prima di accingersi al deposito di un nuovo marchio.