Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Recentemente l’Organizzazione mondiale per proprietà intellettuale (OMPI) ha annunciato che a partire dal 17 giugno 2019 il Canada aderirà al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Con l’adesione del paese nordamericano, si passa da 103 a 104 membri ed il trattato estende la sua copertura geografica a 120 paesi.
L’imminente adesione canadese, un mercato importantissimo per le aziende italiane di vari settori, sottolinea ulteriormente l’importanza dello strumento di deposito internazionale. Il sistema di Madrid, attraverso un’unica domanda e un’unica serie di tasse in una sola valuta (franco svizzero) consente di ottenere diritti esclusivi in tutti – o una parte - dei paesi membri, a scelta del titolare.
L’espressione “registrazione internazionale” non si riferisce ad un marchio avente efficacia mondiale, bensì a una procedura centralizzata di deposito e gestione di un “fascio” di registrazioni nazionali o regionali. Possono accedere a tale procedura i soggetti che hanno la nazionalità di, oppure risiedono in, uno dei paesi membri del sistema di Madrid. La domanda di registrazione internazionale può essere presentata anche da coloro che pur non essendo in possesso dei requisiti sopracitati, hanno una sede industriale o commerciale reale ed effettiva in uno dei paesi membri del sistema.
Il protocollo di Madrid prevede che la domanda di registrazione internazionale si basi su una registrazione/domanda di deposito nazionale definita come “marchio di base”. Nel caso di un richiedente italiano, il marchio di base può essere un marchio italiano o un marchio dell’Unione europea. Il richiedente potrà depositare la domanda internazionale presso lo stesso Ufficio di origine (UIBM per l’Italia o EUIPO per l’UE) indicando specificatamente i paesi in cui desidera ottenere la protezione.
L’Ufficio di origine, dopo un breve esame formale, inoltra la domanda all’OMPI che effettua un secondo esame “centralizzato”. A questo punto, l’ufficio internazionale procede alla formale registrazione a cui segue l’inoltro ai vari Uffici nazionali designati i quali a loro volta conducono un esame sostanziale nel merito secondo le rispettive normative ed emettono infine una decisione di rifiuto o di accettazione entro 12/18 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale. Si intende che, nel caso di emissione di un rifiuto da parte di un paese designato, quest’ultimo riguarderà solo tale paese e non l’intero marchio internazionale.
La portata della tutela geografica del marchio può essere altresì ampliata progressivamente, aggiungendo ulteriori paesi alla protezione, tramite lo strumento della designazione posteriore. I paesi designati successivamente, una volta superato l’esame nazionale, andranno ad aggiungersi al fascio di paesi inizialmente rivendicati, così che l’intera registrazione avrà medesima validità e data di scadenza. Bisogna inoltre segnalare che il marchio internazionale, nei suoi primi 5 anni dalla data di registrazione resta “dipendente” dal marchio nazionale di base. Ciò significa che se il marchio di base cessa di avere validità durante tale lustro, la registrazione internazionale decade di conseguenza (prevedendo comunque l’istituto della trasformazione in marchi nazionali che consente di mantenere i diritti acquisiti nei paesi di interesse). Decorso questo periodo quinquennale, il marchio internazionale ed il marchio di base avranno vite “giuridico-amministrative” distinte.
Il Sistema di Madrid può risultare molto vantaggioso a livello economico e gestionale qualora necessiti ottenere protezione per un marchio in diversi paesi extraeuropei. Infatti, non solo offre la possibilità di avvalersi di un sistema centralizzato ed efficiente per la gestione del proprio portafoglio marchi, ma consente anche un notevole risparmio economico a livello di tasse ufficiali di deposito e di abbattimento dei costi per i consulenti esteri. Inoltre, dà accesso a un ampio spettro di mercati in paesi sviluppati e in economie in via di sviluppo e in transizione. Secondo i dati forniti dall’OMPI, il sistema di Madrid attualmente supporta un volume di attività sui mercati pari a oltre l’80% del commercio mondiale.
I consulenti di Interpatent sono a vostra completa disposizione per chiarire eventuali dubbi o per fornirvi ulteriori informazioni sia rispetto al Sistema di Madrid che alla imminente adesione canadese.