Semplificare la gestione del proprio portafoglio marchi: i pro e i contro dello strumento della preesistenza

Semplificare la gestione del proprio portafoglio marchi: i pro e i contro dello strumento della preesistenza

La preesistenza (o “seniority”) è un istituto proprio dell’Unione Europea che consente una gestione più efficace e semplificata del portafoglio marchi, consolidando le registrazioni nazionali in capo al titolare di un marchio dell’Unione Europea.

Quest’ultimo potrà, infatti, rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale od internazionale aventi efficacia in uno o più Stati membri dell’UE, permettendo così allo stesso di rinunciare o non rinnovare il marchio nazionale. Tuttavia, in ragione della rivendicazione, il titolare continuerà a beneficiare degli stessi diritti di cui avrebbe goduto – limitatamente a quel territorio – se avesse mantenuto in vita il marchio nazionale.

Semplifichiamo il concetto con un esempio pratico.

Tizio è titolare di un marchio italiano depositato il 1° gennaio 2009 e decide di depositare anche un marchio dell’Unione Europea in data 1° gennaio 2014. In sede di deposito del marchio dell’UE rivendica la preesistenza del marchio italiano che potrà così andare ad abbandonare nel 2019, anno in cui il marchio andrebbe rinnovato.

Il marchio dell’UE garantirà a Tizio protezione in tutti gli stati membri a partire dal 1° gennaio 2014 ma in Italia – paese della seniority – i diritti decorreranno dalla data di deposito nazionale, ovvero il 1° gennaio 2009.

Ipotizziamo che Tizio, tramite un servizio di sorveglianza, rintracci un marchio italiano identico depositato il 1° gennaio 2020. Ricordiamo che Tizio, nel frattempo, non ha rinnovato il marchio italiano nel 2019, ma ha rivendicato la sua preesistenza nel marchio dell’UE del 2014.

Nonostante il mancato rinnovo e grazie alla preesistenza rivendicata, Tizio potrà contestare il deposito del marchio identico italiano del 2020, sulla base dei diritti che vanta in tale territorio grazie alla seniority.

Pertanto, se la richiesta di preesistenza viene accolta, la protezione del marchio dell’UE viene estesa retroattivamente in quei paesi alla data delle registrazioni nazionali precedenti, che pertanto non necessariamente dovranno essere mantenute in vita. Il sistema di preesistenza promuove, quindi, un portafoglio marchi più snello, garantendo al contempo che i titolari non perdano i loro diritti anteriori.

Alcune informazioni di carattere tecnico

Una rivendicazione di preesistenza può essere presentata al momento del deposito della domanda di marchio dell’UE o entro due mesi dal deposito stesso. In alternativa, potrà essere presentata in qualsiasi momento dopo la registrazione. Occorre ricordare che può essere rivendicata la preesistenza solo di un marchio già registrato.

Al momento della presentazione della richiesta, è necessario fornire all'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) i dettagli della registrazione nazionale e talvolta sono richiesti ulteriori documenti giustificativi.

Per rivendicare con successo la preesistenza occorre la c.d. triplice identità: marchio, titolare e prodotti e servizi dei due marchi devono essere uguali.

In alternativa, il marchio dell’UE deve comprendere tutti i prodotti e servizi coperti dalla/e registrazione/i nazionale/i precedente/i. Se il marchio dell’UE copre più prodotti rispetto alla registrazione nazionale, la rivendicazione di preesistenza si applicherà solo a quei prodotti originariamente coperti dal marchio nazionale.

Ad esempio, se un marchio italiano include “scarpe” e il marchio dell’Unione europea include “scarpe e cinture”, dopo aver rivendicato la preesistenza, il marchio dell’Unione europea concederebbe diritti in Italia per “scarpe” dal 1° gennaio 2009 e per “cinture” dal 1° gennaio 2014.

PRO: PERCHÉ È CONSIGLIABILE RIVENDICARE LA PREESISTENZA?

Rivendicare la preesistenza può ridurre i costi correlati al mantenimento di un portafoglio marchi. Con una rivendicazione di preesistenza, la registrazione nazionale può essere lasciata scadere, risparmiando sui costi di rinnovo.

CONTRO: I VANTAGGI DEL MANTENIMENTO IN VITA DEI DIRITTI NAZIONALI

Nonostante i vantaggi del sistema di preesistenza, esso è oggetto di alcune criticità e, prima di lasciar decadere i diritti nazionali, è opportuno tenere presenti alcune considerazioni:

• Copertura geografica: le registrazioni nazionali spesso estendono la protezione oltre l'UE a territori collegati alla nazione. Ad esempio, i marchi danesi coprono la Groenlandia e le Isole Faroe, mentre i marchi francesi forniscono protezione in Corsica e in vari territori d'oltremare.

Una situazione analoga si verifica anche per i marchi nazionali italiani, validi anche nella Repubblica di San Marino grazie ad accordi bilaterali tra i due Stati confinanti. Tuttavia, ciò riguarda solo le domande nazionali e non i marchi designati tramite il WIPO o depositati presso l'EUIPO, che pertanto non sarebbero validi a San Marino.

• Contestazione delle rivendicazioni di preesistenza: la validità di una rivendicazione di preesistenza accettata può essere contestata. Infatti, la preesistenza rivendicata per il marchio dell’UE decadrà se il marchio anteriore per il quale si rivendica la preesistenza viene dichiarato non valido o viene revocato. Se tale contestazione ha successo e i diritti nazionali decadono, i diritti in quel paese si applicheranno solo a partire dalla data di deposito del marchio dell’UE, negando di fatto la rivendicazione di preesistenza.

Riprendendo l’esempio di Tizio, se il marchio italiano fosse soggetto ad azione di decadenza per non uso, in cui Tizio risulta soccombente, la preesistenza rivendicata del marchio dell’UE verrebbe meno e Tizio potrà vantare diritti in Italia solo a partire dal 2014 (e non più dal 2009).

• Implicazioni contrattuali: tutti i contratti che dipendono dall'esistenza di registrazioni nazionali saranno interessati dalla scadenza di tali diritti. Potrebbero, quindi, essere necessarie modifiche alle licenze o agli accordi per riflettere il fatto che i diritti sono ora protetti dal marchio dell’UE.
  
  
• Valore storico: le registrazioni nazionali di lunga data hanno certamente un valore significativo e fanno parte del bagaglio storico nonché dell’eredità di un’azienda. Pensiamo, ad esempio, all'introduzione in Italia dei cosiddetti "marchi storici di interesse nazionale" (Marchio Storico), specificamente intesi per riconoscere i marchi – usati o registrati da almeno 50 anni - che hanno un’importanza storica e culturale per il Paese e che sono storicamente legati al nostro territorio.
  
  
• Problemi di validità: i marchi dell’UE possono essere dichiarati nulli sulla base dell’esistenza di marchi anteriori di qualsiasi stato membro dell'UE. Se un marchio dell’UE viene dichiarato nullo dopo che il suo titolare ha abbandonato / non rinnovato i marchi nazionali, i diritti su tali marchi andrebbero persi a meno che il marchio dell’UE non venga convertito, il che può essere costoso e complesso.

Il concetto di preesistenza offre un mezzo per semplificare il portafoglio di marchi europei, mantenendo al contempo determinati diritti e consentendo la decadenza delle registrazioni nazionali.

Prima di prendere qualsiasi decisione, tuttavia, è essenziale valutare le potenziali conseguenze, come la ridotta copertura geografica dei propri diritti e altri aspetti di cui abbiamo fatto menzione.

Sebbene la preesistenza possa essere uno strumento utile per rafforzare e consolidare i diritti sui marchi europei, raccomandiamo di mantenere in vigore le registrazioni nazionali almeno nei territori più importanti e/o in relazione ai marchi "fondamentali" per l’azienda.

Risparmiare, quindi, non è sempre la scelta giusta, soprattutto in quei Paesi come l'Italia in cui i costi di rinnovo sono molto contenuti.

Per strategie di protezione del marchio personalizzate in Europa o ogni informazione aggiuntiva in merito alla preesistenza, non esitate a contattare il nostro Team.