Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Uso effettivo del marchio nelle procedure di nullità e/o decadenza
A qualche mese di distanza dalla recente introduzione della procedura che permette di depositare dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le istanze per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato, i dati da esso raccolti nel primo quadrimestre del 2023 hanno rivelato risvolti pratici interessanti.
In particolare, è emersa un’evidente tendenza, da parte degli istanti, a preferire l’avvio delle azioni di decadenza per mancato uso effettivo del marchio rispetto alle altre tipologie di decadenza (ad esempio: per volgarizzazione o sopravvenuta decettività) e alle azioni di nullità.
A tal riguardo, si ricorda che un marchio non utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla sua registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, può essere oggetto di un’azione mirata all’accertamento della sua decadenza per non uso ora esperibile anche in via amministrativa.
Ma che cosa si intende per uso effettivo e quali sono i criteri per valutare la sufficienza di detto uso?
In accordo con l’orientamento della Corte di Giustizia, l’uso effettivo del marchio è diretto a mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dallo stesso.
A tal fine è dunque necessario considerare tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, quali la natura delle merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’intensità e la frequenza dell’uso del marchio nonché la sua estensione temporale e territoriale. Pertanto, non sono ritenuti idonei usi meramente simbolici o sporadici.
Ma proviamo ad analizzare quali potrebbero essere le ragioni che hanno portato ad un più elevato numero di azioni amministrative di decadenza per mancato uso del marchio.
Un aspetto rilevante idoneo a far propendere gli utenti a favore di tali azioni di decadenza rispetto ad altre consiste nell’inversione dell’onere probatorio, per cui non spetta all’istante provare il mancato uso del marchio contestato, ma spetta al titolare del marchio stesso dimostrare di averlo usato per evitare la decadenza. Un secondo elemento interessante riguarda il fatto che tale azione può essere esperita da qualsiasi interessato, persona fisica o giuridica. Da ultimo, è altresì da tenere in considerazione la sua convenienza in termini di costi e tempistiche, certamente ridotti rispetto ad un contenzioso giudiziale.
In relazione all’utilità dell’azione di decadenza per non uso, sussiste dunque un doppio lato della medaglia da valutare a seconda della prospettiva.
Da un lato, la decadenza è infatti finalizzata a ottenere la cancellazione di marchi registrati che affollano il Registro dei Marchi Italiani ma che non vengono usati per un periodo ininterrotto di 5 anni, lasciando dunque spazio a utenti la cui intenzione è di immettersi sul mercato e di usare un determinato marchio. Pertanto, a seguito di una ricerca di disponibilità dalla quale emergano anteriorità ostative registrate da più di 5 anni, tale azione potrebbe rappresentare un utile strumento per invalidare marchi non usati al fine di procedere alla propria registrazione sgomberando il campo da diritti anteriori in capo a terzi.
D’altro canto, è necessario che anche i titolari di marchi registrati da almeno 5 anni siano consapevoli di questo nuovo strumento, specialmente qualora i marchi non vengano utilizzati per tutti i prodotti e servizi da essi rivendicati, essendo suscettibili di decadenza anche parziale. In tali casi è generalmente consigliabile riprendere quanto prima l’uso volto a riabilitare il marchio.
Date le peculiarità e variabili di ciascun caso concreto, in entrambe le situazioni sopra descritte diventa fondamentale il supporto dei nostri professionisti per valutare eventuali rischi ed opportunità che tale nuovo strumento comporta, in particolare in relazione all’uso effettivo del marchio.